根据被告侵权获利计算损害赔偿数额的专利司法实践——以“火花塞”专利侵权纠纷案为例
来源：知识产权家
日期：2021/09/09
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本案中，原告并未就其实际损失提供证据，而是明确主张根据火炬公司的侵权获利作为计算赔偿的依据。北京知识产权法院在该案判决中对如何根据侵权人的侵权获利计算赔偿数额进行了深入探讨，围绕七方面考量因素，详细阐述了本案损害赔偿数额计算的全过程，对类似案件中赔偿数额的计算具有一定的参考价值。
原告日本特殊陶业株式会社（简称原告）一审起诉称，其是名称为“火花塞”、专利号为ZL201080040132.7的发明专利（即涉案专利）的专利权人。被告潍柴火炬科技股份有限公司（简称火炬公司）为火花塞产品生产商，被告北京美众嘉业商贸有限公司（简称美众嘉业公司）系火炬公司在京东商城上的授权经销商。火炬公司制造、销售、许诺销售，美众嘉业公司销售、许诺销售的七款火花塞产品（简称被诉侵权产品）具有涉案专利权利要求1或权利要求1-3的全部技术特征，落入涉案专利权的保护范围，构成专利侵权。原告认为，从火炬公司的网页等相关宣传内容可知，其2012年火花塞销量便达到1.56亿只，且年增长率为30%以上。根据火炬公司生产、销售被诉侵权产品的型号种类、销量、价格及单品利润等情况，原告认为火炬公司的侵权获利数额巨大。据此，原告向北京知识产权法院提起诉讼，请求法院判令两被告立即停止制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为，并连带赔偿原告经济损失500万元及合理开支30万元。
被告火炬公司认可被告美众嘉业公司销售、许诺销售的被诉侵权产品系其制造、销售，但主张涉案专利属于原告采用编造实验数据、虚构技术效果等手段使其满足《专利法》的授权条件并取得专利权的情形，且属于原告将申请日前明确知悉的国家标准、行业标准等技术标准中的技术方案申请专利并获得专利权的情形，构成恶意取得专利权的情形，故该专利权在侵权诉讼中不应获得法律保护；原告对被诉侵权产品进行的端子电极长度测量和端子电极重心位置的确定方法存在瑕疵，故申请法院对被诉侵权产品的端子电极长度和端子电极重心位置进行技术鉴定；被诉侵权产品未落入原告涉案专利权的保护范围，不构成专利侵权；即使法院最终认定被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围，原告主张的损害赔偿数额过高，其主张的合理支出数额也缺乏证据支持，依法不应得到法院支持。
北京知识产权法院一审认为：现有证据无法证明涉案专利属于采用编造实验数据、虚构技术效果等手段使涉案专利满足《专利法》的授权条件并取得专利权的情形，亦无法证明涉案专利属于将申请日前明确知悉的国家标准、行业标准等技术标准中的技术方案申请专利并确定专利权的情形，故对火炬公司的相关主张不予支持。根据相关公证书及被诉侵权产品实物等证据，结合庭审勘验情况，能够得出确定的端子电极长度尺寸测量结果，故法院认为对此无需进行技术鉴定。根据相关公证书及被诉侵权产品实物等证据，结合庭审勘验情况，认定采用吊线法就能够基本准确地确定端子电极的重心位置，故法院认为无需再对端子电极的重心位置测定进行技术鉴定。
型号为A4、TURBO3547、DK7RTA、Q5887、DK7RTAI、IQ5837 的六款被诉侵权产品包含了涉案专利权利要求1的全部技术特征，落入涉案专利权利要求1的保护范围；型号为C3的被诉侵权产品包含了涉案专利权利要求1-3的全部技术特征，落入涉案专利权利要求1-3的保护范围。火炬公司实施了制造、销售、许诺销售七款被诉侵权产品的行为，美众嘉业公司实施了销售、许诺销售七款被诉侵权产品的行为，该七款被诉侵权产品包含涉案专利权利要求1或权利要求1-3的全部技术特征，落入涉案专利权的保护范围，构成专利侵权。火炬公司、美众嘉业公司依法应当承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。据此，北京知识产权法院判令火炬公司停止实施制造、销售、许诺销售七款被诉侵权产品的行为，美众嘉业公司停止实施销售、许诺销售七款被诉侵权产品的行为，并删除七款火花塞产品的相关宣传信息。
关于赔偿数额，原告并未就其实际损失提供证据，而是明确主张根据火炬公司的侵权获利作为计算赔偿的依据。北京知识产权法院依照《专利法》相关规定，结合本案在案证据情况，围绕火炬公司火花塞产品的年产销量、火花塞产品的型号数量、火花塞产品的销售渠道、涉案七款火花塞产品的销售时间、涉案七款火花塞产品的销售数量、涉案七款火花塞产品的销售单价、涉案七款火花塞产品的单品利润等方面进行分析论证，对原告请求火炬公司赔偿其经济损失500万元的主张予以全额支持，并判令火炬公司赔偿原告为本案诉讼支出的合理费用211162.15元。
●（一）涉案专利是否属于原告“采用编造实验数据、虚构技术效果等手段使涉案专利满足专利法的授权条件并取得专利权”的情形
根据本案查明的事实：
其一，在针对涉案专利所提无效宣告请求行政程序中，火炬公司曾以基本相同的理由主张涉案专利说明书未对此进行清楚完整的说明，不符合《专利法》“所述技术领域人员能够实现”的要求。对此，国家知识产权局作出的第46614号无效宣告请求审查决定认为，“对于权利要求书请求保护的技术方案，说明书对其进行了充分的公开，本领域技术人员根据说明书的相关记载可以实现权利要求所要保护的技术方案，且能取得有益的技术效果，至于测试条件端子电极是否可以以4000G的加速度进行移动不影响本专利说明书公开充分的判断。”而且，本专利的技术方案中保护的是一种火花塞产品，在权利要求书中并没有记载该火花塞的测试条件，对于火花塞产品来说，采用何种设备对其进行测试，对于火花塞的结构本身并不产生直接影响。因此，火炬公司主张的最大加速度为4000G的测试条件与本专利保护的技术方案并无直接联系。其二，涉案专利说明书中所记载的耐冲击实验是对端子电极进行极端测试，在说明书0065段以及图3中记载了实验设备71的具体结构以及实验条件，对于本领域技术人员而言，根据说明书记载能够了解该实验的测试方式，该实验设备与火炬公司提交的相关证据中所显示的汽车的转速无关。火炬公司提交的证据1和证据2中分别记载的是汽车的转速和发电机的转速，完全未涉及涉案专利中利用凸轮进行极端实验的测试装置；证据3和证据4中要解决的技术课题、实验目的以及产品结构均与涉案专利不同，本领域技术人员显然不会把证据3和证据4中的耐冲击实验和共振点检测实验的测试条件作为本专利中的极端测试条件应用到本专利中。至于证据6和证据7的标准与本案缺乏关联性，难以实现被告的证明目的。因此，现有证据无法证明涉案专利属于“采用编造实验数据、虚构技术效果等手段使涉案专利满足专利法的授权条件并取得专利权”的情形，火炬公司的相关主张缺乏事实依据，法院不予支持。●（二）涉案专利是否属于原告“将申请日前明确知悉的国家标准、行业标准等技术标准中的技术方案申请专利并确定专利权”的情形其一，基于火炬公司提交的证据5中公开的数据，无法计算重心位置。在证据5的国际标准第3页和第4页中记载了两种头部，其中第一种头部所适用的火花塞公称尺寸未进行任何记载，第二种头部使用在公称尺寸为M10的火花塞中，而表5中记载的各种尺寸明确属于公称尺寸为M14的火花塞。因此，显然无法将该国际标准第3页、第4页的头部尺寸与表5中的尺寸进行结合。而且，本领域技术人员在对端子电极进行设计时，会综合考虑头部尺寸和脚部尺寸来进行设计，在证据5中仅公开头部尺寸、而未公开脚部尺寸的情况下，显然无法计算出端子电极的重心位置。其二，火炬公司使用的建模软件的来源与机制不明。火炬公司所模拟的端子电极中，各尺寸来源不清楚，且其进行模拟的软件来源与计算机制也不清楚，故根据其使用的建模软件得到的结果是否能够得到相关的重心测量数据并不清楚，火炬公司通过该建模软件并随意选取尺寸进行建模得到的产品，不能作为证据支持其主张。其三，涉案专利中的端子电极头部与证据5中的端子电极头部的设计方案不同。在证据5的国际标准中，记载了一种头部较大尺寸的端子电极，在这种头部较大的端子电极中，头部在整个端子电极中所占的比重较大，因此重心往往都偏向于头部。而本专利的技术方案中，通过在脚部尺寸为35mm以上的情况下减小头部的尺寸，使重心位置向脚部侧下移。参照涉案专利(图1)的头部可知，该端子电极的头部较短的设计，显然与证据5中的端子电极头部较大的设计方案存在较大不同。因此，证据5并没有公开专利权利要求中的技术方案，现有证据无法证明涉案专利属于“将申请日前明确知悉的国家标准、行业标准等技术标准中的技术方案申请专利并确定专利权”的情形，火炬公司的相关主张缺乏事实依据，法院不予支持。●（三）原告对被诉侵权产品中端子电极进行长度尺寸测量和确定其重心位置所采用的方法是否恰当根据本案查明的事实，原告通过对七款被诉侵权火花塞产品进行逐一破拆而取出其中的端子电极，该拆解过程已经进行公证并全程录像，并不存在将火花塞刻意扭曲变形进行检测的情况。通过对前述取出的端子电极进行尺寸测量是本领域常规的测量方式，可以直观地比较其脚部长度与35mm之间的大小关系。法院根据相关公证书及被诉侵权产品实物等证据，结合庭审勘验情况，就能够得出确定的端子电极长度尺寸测量结果，故对此无需进行技术鉴定。火炬公司虽对原告对被诉侵权产品中端子电极的长度尺寸测量采取的方法不予认可，但其提出的该项主张缺乏事实依据，法院不予支持。首先，原告在确定被诉侵权产品中端子电极的重心时并没有假定重心必然通过轴线，因为本案中对其重心的测量目的是为了明确重心在轴线方向上的位置。实际上，虽然端子电极会存在略微的弯曲，但是该弯曲是在端子电极的安装过程中无意的挤压导致的，并非是刻意设计而成的形状，可以将该形状的略微改变视为安装误差或者作业误差。这种略微的误差在确定呈中心对称的端子电极的重心位置时基本可以忽略。因此，可以认为端子电极的重心基本位于端子电极的轴线上。其次，当重心在端子电极轴线方向上的位置时，采用吊线法是本领域的公知常识。至于火炬公司主张的吊线法易受吊线粗细以及材质的影响，法院认为该因素的影响在本案中可以忽略不计。理由在于，在移动吊线固定于端子电极上的位置时平衡变化的灵敏度较高，特别是在接近重心的位置时，吊线的固定位置向重心两侧移动时平衡变化很明显。此外，在被诉侵权的七款火花塞产品中，其端子电极的重心距离绝缘体的后端至少有13mm，远大于涉案专利权利要求中限定的5mm，故即使采用吊线法进行测量时因受吊线粗细以及材质的影响而使重心位置的确定存在略微误差，也不会影响被诉侵权产品相关技术特征是否落入涉案专利权利要求保护范围的认定。因此，法院根据相关公证书及被诉侵权产品实物等证据，结合庭审勘验情况，认定采用吊线法就能够基本准确地确定端子电极的重心位置，从而无需再对端子电极的重心位置测定进行技术鉴定。火炬公司虽不认可原告对端子电极的重心位置进行确定所采用的方法，但其相关主张缺乏事实依据，法院不予支持。根据《专利法》第六十五条第一款规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。本案中，原告并未就其实际损失提供证据，而是明确主张根据火炬公司的侵权获利作为计算赔偿的依据。北京知识产权法院在该案判决中对如何根据侵权人的侵权获利计算赔偿数额进行了深入探讨，围绕七方面考量因素，详细阐述了本案损害赔偿数额计算的全过程，对类似案件中赔偿数额的计算具有一定的参考价值。首先，法院查明火炬公司2016年至2020年期间火花塞产品的平均年产销量不低于1.56亿支，查明火炬公司生产的火花塞产品型号总量为100款左右，查明型号为C3、A4、Q5887、DK7RTA和DK7RTAI的五款涉案产品的销售期间至少为2016年11月至2020年11月期间，型号为TURBO3547和IQ5837的两款涉案产品的销售时间至少为2018年8月至2020年11月期间。其次，法院在假定每款火花塞产品的销售数量相同的情况下，根据前述查明事实推算出涉案七款火花塞产品在前述销售期间内的销售总量超过三千万只。再次，法院查明涉案七款火花塞产品在授权电商平台的出厂价约为6—45元，再考虑到火炬公司直接批量提供给各汽车厂家的火花塞产品的单价应低于前述价格等情节，进而假定火炬公司直接批量提供给各汽车厂家的火花塞产品的单价为4-35元，然后结合火炬公司陈述的其火花塞产品的利润率约为5%等情节，估算出每款火花塞产品的平均利润至少不低于0.2元。最后，法院认定，即使按照每款火花塞产品的销售利润为0.2元计算，涉案七款火花塞产品的销售利润也已达到3000万*0.2=600万元，远远超过原告主张的赔偿数额500万元。综上，法院对原告请求火炬公司赔偿其经济损失500万元的主张予以全额支持。
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