商标法视角下惩罚性赔偿的司法适用
来源：知识产权家
日期：2021/09/01
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惩罚性赔偿，简言之就是法院判决的赔偿数额高于被侵权人实际损害的数额的赔偿，其目的是惩罚侵权人，从而提高侵权成本、遏制侵权行为发生。惩罚性赔偿制度起源于英国，后在英美法系国家得到普遍认可。可以说，惩罚性赔偿制度是全面加强知识产权保护、惩罚和阻遏知识产权侵权行为的重要法律制度。我国《民法典》第一千一百八十五条规定：“故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。”该条规定意味着在我国知识产权领域的正式立法中首次明确了“惩罚性赔偿”这一概念，知识产权侵权领域惩罚性赔偿的一般规则得以确立。虽然我国在2013年修正的《商标法》中已增加了惩罚性赔偿条款，并在其后修正的《反不正当竞争法》《专利法》《著作权法》等知识产权部门法中均增加了惩罚性赔偿条款，但明确在《民法典》中提出“惩罚性赔偿”这一概念，在我国立法史上尚属首次。2021年3月3日，最高人民法院发布《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（简称《解释》）。《解释》对知识产权民事案件中惩罚性赔偿的适用范围，故意、情节严重的认定，基数、倍数的确定等问题作出了具体规定。3月15日，为准确理解和适用《解释》，保证正确实施惩罚性赔偿制度，最高人民法院又发布了《侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿典型案例》（简称《典型案例》）。这一系列密集的“组合拳”，进一步明确了惩罚性赔偿在司法实践中的适用规则，彰显了人民法院加强知识产权司法保护的决心。从知识产权惩罚性赔偿的适用范围来看，不仅包括商标权、专利权、著作权等传统类型的知识产权，同时还包括了《反不正当竞争法》规制的相关权利，这也就意味着对于仿冒、虚假宣传、商业诋毁等不正当竞争行为，均可适用惩罚性赔偿规则。《解释》中明确规定了惩罚性赔偿要由原告主张，并且应当“明确赔偿数额、计算方式以及所依据的事实和理由”。由此可见，惩罚性赔偿适用“不告不理”原则，须由原告主动提出，法院不能主动适用。同时，原告不能仅简单地向法院提出“惩罚性赔偿”这一概念性诉求，而必须针对惩罚性赔偿提出明确且具体的计算方法和依据。如果原告未明确计算方法和依据，法院则依旧不能适用惩罚性赔偿。
在司法实践中，多数侵害商标权纠纷案件的原告在主张赔偿时，重定性、轻定量，怠于对经济损失的计算出具证据，也缺乏对其赔偿金额的具体计算方法，往往表示由法院酌定经济损失。这也是当前惩罚性赔偿适用率相对较低的原因之一。原告提出惩罚性赔偿并非没有时限，必须在一审法庭辩论终结前提出。在法庭辩论终结后提出的，法院则可以不予审查处理。在二审中增加惩罚性赔偿请求的，当事人可以协商调解解决；如果调解不成，则须另行提起诉讼。
《解释》明确了“故意”是惩罚性赔偿的主观要件。同时，为了知识产权领域惩罚性赔偿的统一适用，《解释》明确将“故意”与《商标法》第六十三条第一款规定的“恶意”做一致性解释，就此彻底平息了过去学界和司法实务界关于商标法惩罚性赔偿中“恶意”与“故意”之争，亦使法官不必再纠结于“恶意”是怎样的“故意”之辨，提高了惩罚性赔偿在实践中的可操作性。
“故意”是侵权人的主观心理状态。在侵权人不承认侵权的前提下，法官无法自动感知侵权人的主观心理状态，其必须通过侵权人的一定行为加以判断。《解释》第三条第一款明确了“故意”的考量因素包括客体类型、权利状态、产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等。第二款以列举的方式明确了五种可以初步认定为“故意”的情形：（一）被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的；（二）被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的；（三）被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的；（四）被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的知识产权的；（五）被告实施盗版、假冒注册商标行为的。同时，第六项规定了“其他可以认定为故意的情形”这一兜底条款。在司法实践中，“其他可以认定为故意的情形”通常还包括攀附原告驰名商标声誉、抢注原告驰名商标；被告在相同或类似商品上使用原告驰名商标；被告不规范使用其注册商标“接近”原告的注册商标；将他人注册商标作为企业名称中的字号，在相同或类似经营范围内使用；商标注册申请因与原告的在先商标近似被驳回后仍继续使用等。此外，还应包括因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为的情形。这既是“情节严重”的情形，也是初步认定主观“故意”的情形。《解释》明确了“情节严重”是惩罚性赔偿的客观要件。《解释》第四条第一款明确了“情节严重”的考量因素包括侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。第二款以列举的方式明确了六种可以认定为“情节严重”的情形：（一）因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为；（二）以侵害知识产权为业；（三）伪造、毁坏或者隐匿侵权证据；（四）拒不履行保全裁定；（五）侵权获利或者权利人受损巨大；（六）侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康。同时，第七项规定了“其他可以认定为情节严重的情形”这一兜底条款。在司法实践中，“其他可以认定为情节严重的情形”通常还包括被诉行为持续时间长、被诉行为涉及区域范围广、对权利人的商品声誉或商业信誉造成严重损害等。
要特别强调的是，无论是主观要件还是客观要件，均需要当事人通过证据还原客观真实。因此，当事人在维权过程中，应尽最大努力搜集、固定证据。以主观要件中“被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的”为例，原告应注意保留其发送通知的相关邮件回单或电子邮件，必要时应采用公证或电子存证的方式对证据加以固定。同时，还应保证发送的通知应为有效通知，即能让侵权人准确、具体地知晓侵权行为的发生情况。在此，可以参考《最高人民法院关于审理涉电子商务平台知识产权民事案件的指导意见》中的相关规定。根据上述规定，通知通常可以包括知识产权权利证明及权利人的真实身份信息、能够实现准确定位的被诉侵权商品或者服务信息、构成侵权的初步证据等。《解释》第五条规定了计算基数可以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益、许可使用费倍数加以确定。在此要特别注意计算基数先后顺序的问题。《解释》规定，确定惩罚性赔偿计算基数时，应当分别依照相关法律予以计算。因此，按照《商标法》的规定，计算基数应先按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。与之相较，《著作权法》和《专利法》则未规定计算基数的先后次序。同时，对于计算基数的确定，《解释》中还加入了举证妨碍制度的规定。从举证责任来看，在原告主张适用惩罚性赔偿的情况下，原告应完成初步的举证责任，证明被告故意并情节严重。但考虑到原告在举证证明侵权损失或侵权获利时往往力不从心，较难掌握具体的第一手证据，《解释》明确规定了法院在被告拒不提供与侵权行为相关的账簿、资料时，可以参考原告的主张和证据，确定惩罚性赔偿数额的计算基数。这一规定将举证妨碍制度明确引入惩罚性赔偿中，最大程度降低了权利人的举证难度。司法实践中，对于如何计算侵权人因侵权所获得的利益的问题，《典型案例》给出了两种计算方法指引。在鄂尔多斯公司与米琪公司侵害商标权纠纷案中，法院认为，米琪公司实施被诉侵权行为的获利，可以通过侵权产品销售总数、产品单价以及产品合理利润率三
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