中国权利人如何布局欧洲统一专利：适用情形及具体理由
来源：知识产权家
日期：2022/10/31
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历经多年的阻碍之后，一个具有“单一效力”的欧洲专利制度即将在2023年初开始施行，这一变化将对欧洲发明专利申请、已授权和已生效的欧洲发明专利产生影响，带来机遇的同时，风险也随之而来。在最近十年，特别是最近几年，源自中国申请人提交的欧洲发明专利申请的数量上涨迅猛。根据欧洲专利局（EPO）公布的数据，中国申请人在2021年提交的申请数量相较于2020年增加了24%。
这些数据告诉我们，中国申请人近些年来一直寻求在欧洲市场保护他们的发明。本文将向中国申请人提供关于统一专利制度的最新消息和建议。当前的欧洲专利申请将会经过诸如形式审查、检索、公开、实质审查之后，最终获得授权。授权公告之后，申请人将有3个月的期限在需要保护的国家单独进行生效。生效之后的专利在各个生效国比照该国的国家专利，仅受该生效国的国家法律管辖，如果第三方要发起诉讼行动针对已经生效的专利，则需要单独在每一个生效国的国家法院发起诉讼，昂贵的费用让许多发明人和企业无法负担。由于上述的原因，长期以来，各界都将创造一个简单的、省钱的欧洲专利制度视为目标。现在，这一目标已经实现并进入最后的准备阶段。新的统一专利制度（又名“统一专利包”）由两部分组成：统一专利及统一专利法院，将为所有参与的欧盟成员国提供一个整齐划一的专利保护体系和诉讼维权平台。然而，统一专利并不是一个现行欧洲发明专利制度的替代品，将不会取代现行的欧洲专利，事实上，统一专利制度仅调整了当前欧洲专利制度在授权阶段之后的程序。
欧洲统一专利制度开始施行之后，申请人在专利授权之后将会有3种选择：a.在授权后3个月内，通过传统的生效程序单独进入各国，即现行制度；b.在授权后1个月内向统一专利法院提交统一专利申请；c.组合生效：不但要提交统一专利申请，还要在那些没有参与统一专利制度的国家提交传统的生效请求。如示意图所示，在统一专利制度引入之后，授权后的欧洲发明专利将会有a, b, c三种生效方式在成员国获得保护。
统一专利的主要优势是有节省生效和年费维持成本的潜力。以生效进入多个国家为例，相较于昂贵且费时的传统逐一国生效方式，统一专利无生效程序，仅需向欧洲专利局缴纳一笔年费即可在所有参与的国家维持专利，而无需向生效国单独缴纳年费，更方便权利人维持管理。申请人只需要注意一个截止日期，以一种货币缴费一次即可。统一专利的年费是由四个成员国的年费相加之和来计算的：德国、法国、英国和荷兰，如果生效的国家较多，统一专利无疑可以节省维持成本。然而，统一专利也有一些缺点。首先，如果是传统的方式进入各生效国，后续可以根据需要，自由地选择是否继续在部分国家维持，在限制、转让、撤销或者失效等方面，也有充分的自由度；而统一专利只能在所有参与统一专利制度的国家同时维持、限制、转让、撤销或失效。首批统一专利仍然是覆盖首批的17个国家，不会自动在后续加入的成员国受到保护。需要提醒的是，并非全部27个欧盟成员国都参与了统一专利制度，有三个成员国不参与：西班牙、克罗地亚和波兰。对于那些只打算在少数几个欧洲专利公约国生效其专利的权利人而言，申请统一专利并不是一个正确的选择。只有当权利人计划在至少4或5个参与的欧盟成员国保护其专利时，才能体会到统一专利的优势。具体而言，根据我们的实践经验，许多中国专利权人仅在三个国家生效其专利：英国、法国、德国。对于这类权利人，我们更建议继续以传统的方式生效，这三个国家的年费维持成本加起来也比统一专利的维持成本更低。在翻译过渡期内（6年+6年），请求统一专利还需要提交专利全文的翻译，而传统生效模式下，英法德这三国是自动生效，无需提交翻译，反而更简单。其他一些中国权利人也仅仅在4个或者5个国家保护其专利，如果有权利人希望在更多国家获得保护，比如除了法德及英国之外，还要在意大利、荷兰、爱沙尼亚、拉脱维亚获得保护，那么选择统一专利会更划算。总体而言，如果全欧盟的国家都是申请人的重要市场，申请统一专利是合乎情理的，根据我们的计算，以在全部17个参与新制度的欧盟国缴纳年费为例，统一专利的整体年费维持成本会比传统生效的节省大概60%。如果在《统一专利法院协议》正式生效之前，欧洲发明专利已经授权了，那么该已授权的欧洲发明专利未来将不可以授予统一专利的单一保护，因此，对于那些希望获得单一保护，且也已经提交了欧洲发明专利申请（尚未授权）的申请人，欧洲专利局也考虑到了这部分人的需求，并且出台了两项关于提前请求单一保护的救济措施。救济措施将是临时性质的，预计会在2022年12月底开始启用并持续大概3个月，那些快要授权的欧洲发明专利申请将受益。
如果已经等不及，有需要的申请人还可以利用其他的措施来拖延授权，比如利用继续处理程序、请求修改申请文件或缓慢地答复官方通知等等。
在新的制度之下，所有的统一专利、欧洲发明专利申请以及传统生效方式进入各国生效的欧洲发明专利和补充保护证书（SPC）都接受统一专利法院的管辖。除了统一专利之外，其余的专利权可以在7年的管辖过渡期（可以另外延长7年）之内提出退出请求（Opt-out），退出后，已授权生效的专利或基于此的补充保护证书以及发明申请（未来会获得授权并生效）可以继续由国家法院管辖，不接受统一专利法院的管辖。对于是否留在统一专利法院管辖范围内，并没有一个唯一且标准的答案，在做决定时，有许多的因素需要考虑。最重要的原因是避免遭到统一专利法院的单一撤销。透过统一专利法院发起的诉讼行动，其裁决具有单一性质，在所有参与的成员国同步有效。相比较之下，国家法院作出的裁决仅在该生效国有效。此外，统一专利法院这一机构的不确定性，因为是一个新设立的机构，缺乏相关的案例，时间、成本和判决的执行等都充满了未知。从另一个角度来看，如果专利权人是当前或未来有可能发起诉讼的一方，那么留在统一专利法院的管辖范围内可能会更有益处（退出之后虽然不会受到单一诉讼的威胁，但是自己也失去了发起单一诉讼这一机会）。如果专利权人改变主意或者有需要针对竞争对手发起单一诉讼，可以撤回原先提交的“退出请求”，以此重新接受统一专利法院的管辖（注：仅当专利尚未在生效国的国家法院被诉讼，才可以撤回“退出请求”）。所以，我们建议申请人可以考虑所有的专利（组合），至少那些相对重要的专利都退出，一旦有需要（比如发起诉讼），那么再立即通过撤回“退出请求”重新接受管辖。对此，我们建议如下：
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药品和生物科技领域的发明是主要的目标，更常被攻击；因此如果有这里发明专利的话，建议退出；
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如果第三方此前曾经透过欧洲专利局发起异议，但是最终专利局维持授权决定，这类专利本身很强，所以即便是被诉讼到统一专利法院，被集中撤销的风险也较低；
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如果企业拥有的专利数量并不多，那么对于这类企业而言，每一件专利都很重要，建议退出。
总之，专利权人/申请人的当务之急是确定是否退出，以便在“日出期”开始之后就可以退出。“日出期”是一个不会遭受任何诉讼的安全期，从2023年1月1日开始至2023年4月1日结束，会持续3个月。在日出期结束后，仍然可以在7年（或14年）的过渡期内选择退出，但是如果在过渡期内遭到了统一专利法院的诉讼行动，那么将不能退出。
由于统一专利法院带来的风险，很可能触发一股提交分案的浪潮。申请人可以考虑为发明的母案申请统一专利，此外再提交权利要求差不多的分案申请，并将分案退出统一专利管辖范围，授权后再将分案在需要的国家单独生效（或者母案退出并单独生效，而分案申请统一专利）。申请人也可以考虑双重保护（针对统一发明，除了统一专利，另外再单独申请国家专利）。双重保护可以让权利人的统一专利被集中撤销后，仍然在主要的生效国获得国家专利的保护。由于《统一专利法院协议》并未有关于双重保护的意见，因此，双重保护的可行性事实上仅取决于各成员国的国家法律。目前我们至少确定，德法两国将允许未退出的欧洲发明专利与其相同的国家专利获得双重保护，当未退出的专利被单一撤销后，国家专利会继续受到保护直到第三方通过国家法院撤销将国家专利也撤销了。是否采用这一新的制度主要取决于申请人自身的保护策略，每一个案件的情况都不同，需要单独分析。美谛达知识产权律师事务所有务实的欧洲专利代理人和律师，丰富的专利诉讼和维权经验。我们已经准备好协助评估您的专利（组合），就最佳的生效方式、是否申请统一专利、是否退出或其他统一专利制度的咨询问题向您提供建议。jane.jiang@chinaipmagazine.com
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