来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：李美燕 北京魏启学律师事务所

《专利法》第十五条第一款规定：“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。”根据该规定，针对职务发明，在其被授予权利后以及相关的发明创造专利被实施后，被授予专利权的企业应当对作出该职务发明的发明人或者设计人给予授权奖励金以及合理的实施报酬。而实践中，存在跨国企业为了统筹管理全球范围内的知识产权而将中国子公司的职务发明创造以母公司或以集团内其他公司的名义进行申请的情形。即，被授予专利权的企业并非是作出职务发明的员工所在的企业。由此可衍生出几个问题：职务发明的奖酬金是否需要支付？如果需要支付由哪一方来支付？应怎样支付？本文将基于现行的专利法相关规定并结合裁判实际探究题述情形下的职务发明奖酬的支付主体、支付方式。

尽管专利法第十五条中将职务发明奖酬的支付主体规定为“被授予专利权的单位”，但如上文所述，实践中存在子公司员工完成的发明创造由母公司进行专利申请的情形。即，被授予专利权的单位与作出职务发明的发明人所属单位并不一致。除此之外，亦有诸多情况可能导致完成的职务发明创造的发明人所属的公司与专利申请的主体不一致的情形。例如，委托开发合同约定受托方公司开发完成的发明创造的权利自始归属于委托方公司。另一方面，职务发明创造奖励报酬请求权是一种从属性权利，其产生以发明人在所在单位享有职务发明创造的权利为前提，因此发明人向与其并非具有劳动关系的被授予专利权的单位请求奖励报酬也就缺乏法律依据。此时，如果拘泥于仅“被授予专利权的单位”有义务向职务发明的发明人支付相关奖励和报酬，则发明人获得奖酬的权利恐难得到保障。

《促进科技成果转化法》第四十四条第一款就规定“职务科技成果转化后，由科技成果完成单位对完成、转化该项科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬。”《民法典》施行前的《合同法》三百二十六条也曾规定“法人或者其他组织应当从使用和转让该项职务技术成果所取得的收益中提取一定比例，对完成该项职务技术成果的个人给予奖励或者报酬。”这些规定均表明职务发明制度的立法宗旨是鼓励企事业单位员工积极作出发明创造并获得与之相匹配的奖励和报酬。虽然，编纂《民法典》时《合同法》三百二十六条中的相关内容被删除，但也并不表明作出职务发明的发明人所属企业无需支付相关奖励或者报酬，而应是考虑到《专利法》以及《专利法实施细则》以及前述《促进科技成果转化法》中已经有较为详尽的奖酬支付规定，从而删去了重复的内容。

在张XX与3M中国有限公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷一案[(2014)沪高民三(知)终字第120号]中，上海市高级人民法院就认定“本案中由于3M公司及其关联企业之间的协议，涉案发明由3M创新公司申请并获得专利权，但专利法关于对发明人给予报酬的规定，其立法本意是给予发明人应得的劳动报酬，该获得报酬的合法权利不应由于跨国企业内部的协议安排而受到损害，因此，即使3M中国公司并非涉案发明的专利权人，但其系张XX的雇主，仍应当向张XX支付职务发明报酬。”即，司法实践中也早已打破了职务发明奖酬的支付主体必须是“被授予专利权的单位”的这一条件，而是基于作出职务发明的发明人与企业之间的劳动合同关系，认为企业有义务保障其员工获得职务发明报酬的权利。

在陈XX与可口可乐饮料(上海)有限公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷一案[(2018)沪73民初499号]中，上海知识产权法院亦认定“涉案专利虽未由被告申请专利，而是由被告的关联公司可口可乐公司申请，但被告与可口可乐公司系关联公司，按照可口可乐公司的要求，被告员工所做出的发明创造，其专利申请权均无偿转移到可口可乐公司；此后，可口可乐公司申请获得涉案专利权，并由其关联公司实施该专利，从被告处购买浓缩液制成最终成品后对外销售，被告亦从该成品销售中获得经济效益，即在专利实施过程中获得间接经济利益。根据专利法规定，发明创造专利实施后，单位应根据推广应用的范围和取得的经济效益，给予发明人合理报酬。本案中由于可口可乐公司及其关联企业之间的协议，涉案发明由可口可乐公司申请并获得专利权，但专利法关于对发明人给予报酬的规定，其立法本意是给予发明人应得的劳动报酬，该获得报酬的合法权利不应由于跨国企业内部的协议安排而受到损害。因此，即使被告并非涉案发明的专利权人，亦未直接实施涉案专利，但其系原告的雇主，仍应当向原告支付职务发明报酬。”

《专利法实施细则》第七十六条第一款规定“被授予专利权的单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励、报酬的方式和数额。”该细则第七十七条、第七十八条还规定有被授予专利权的单位与发明人、设计人之间无约定也未在其依法制定的规章制度中规定奖励、报酬的方式和数额时的法定支付金额和支付标准。即，对于职务发明的奖励和报酬遵循有约定从约定，没有约定则根据上述法定标准进行支付的原则。那么在题述情形下，职务发明人的奖励、报酬应当以什么标准进行支付，笔者认为根据具体情况会有所不同。

将子公司完成的职务发明转移给母公司并由母公司进行专利申请的情况，其实质是一种专利申请权的转让行为，在专利法未规定有转让职务发明时的报酬支付标准的情况下，可以参照《专利法实施细则》第七十八条中规定的实施许可相关的规定，即被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的，应当从收取的使用费中提取不低于10%，作为报酬给予发明人或者设计人。然而在知识产权管理采用高度统一的中央集权模式下，根据内部的决议将子公司完成的发明创造直接转移给母公司或集团内其他公司进行专利申请的情形并不少见，且该种转移可能并不伴随着相应的转移对价。笔者认为此种情况下，应根据专利的具体实施情况给予发明人实施报酬。在上述(2014)沪高民三(知)终字第120号案中，法院亦认为“职务发明人或者设计人获得报酬的范围除了从被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利而收取的使用费中提取之外，还应当包括转让专利权（包括转让专利申请权并已实际获得授权）后由该受让人实施或者许可他人实施该专利取得经济效益后应支付的报酬的情形，这也符合科技成果转化实施的目的。”

另外，此种情形因并不伴随着转让对价的支付，那么就不能与通常的转让行为等同视之，笔者认为在由母公司申请专利后被授予专利权的，为了完整保障发明人获得奖励、报酬的合法权益，除了给予发明人实施报酬之外子公司还应遵循《专利法》第十六条的规定给予发明人授权奖励金。

至于子公司没有获得包括权利归属和转让对价等利益，却要向其员工支付奖励、甚至要为母公司的实施收益来支付报酬的问题，虽然不在本文的讨论范围内，但笔者认为母子公司应在约定权利归属的同时，就相关职务发明的奖酬支付问题亦进行约定，达成共识的方式可以是多样的，但应遵循公平、合理、合法的原则。

实践中，也存在通过委托开发或者转让的形式将子公司完成的职务发明转移至母公司并进行申请的情况，其实质也是一种专利申请权的转让行为，亦可以参照《专利法实施细则》第七十八条中有关实施许可相关的规定从收取的委托开发费或者转让对价中提取一定的比例作为报酬给予发明人或者设计人。《职务发明条例草案（送审稿）》第二十一条甚至规定“单位未与发明人约定也未在其依法制定的规章制度中规定对职务发明人的报酬的，单位转让或者许可他人实施其知识产权后，应当从转让或者许可所得的净收入中提取不低于20%，作为报酬给予发明人。”虽然《职务发明条例》最终未能施行，但从该草案的内容也可以窥探出学界对于转让和实施许可的报酬支付同等视之的观点。且如上文中所述，《促进科技成果转化法》和原《合同法》均规定企业应当从使用和转让该项职务技术成果所取得的收益中提取一定比例，对完成该项职务技术成果的个人给予奖励或者报酬。《促进科技成果转化法》第四十五条第一款（一）更是规定：“将该项职务科技成果转让、许可给他人实施的，从该项科技成果转让净收入或者许可净收入中提取不低于百分之五十的比例。”该比例明显高于《专利法实施细则》第七十八条中规定的10%。

关于《专利法》和《促进科技成果转化法》的适用问题，在姜XX与鞍钢建设集团有限公司技术成果完成人署名权、荣誉权、奖励权纠纷一案[（2020)最高法知民终1334号]中，最高人民法院认定：“职务发明创造的发明人或者设计人请求单位奖励的前提是专利授权，请求报酬的前提是专利授权后的实施；完成非专利职务技术成果的人请求单位奖励的前提条件是经采用转化成功。”即，如果技术成果被授予专利权的，有关奖励、报酬的纠纷应适用《专利法》，对于非专利的技术成果应适用《促进科技成果转化法》。且在《促进科技成果转化法》的框架下，完成非专利职务技术成果的人请求单位奖励的前提条件是经采用转化成功，针对非专利技术成果本身，法律行政法规并无应予奖励的规定，应属于公司自治、民主管理的事项，公司未与非专利职务技术成果完成人约定也未在其依法制定的规章制度中规定奖励的，非专利职务技术成果完成人请求奖励的，没有法律依据。

关于实务中所关注的外资企业是否适用《促进科技成果转化法》的问题，《促进科技成果转化法》中并未将私营或外资企业排除在其适用范围之外，且在裴XX、李XX技术成果完成人署名权、荣誉权、奖励权纠纷一案[(2016)粤19民终9115号]中，广东省东莞市中级人民法院适用《促进科技成果转化法》第四十五条第一款（三）的规定按照利润的百分之五比例计算了奖励报酬。而被告公司汤姆森广东显示器件有限公司的大股东是一家法国公司。可见，司法实践中，已有对外资企业适用《促进科技成果转化法》的先例。

另外，与上述“母公司并未支付相关转让对价的情形”有所不同的是，此时子公司是基于委托开发合同或者转让协议且获得了与发明人作出的职务发明相应的对价后让渡的职务发明相关的权益，笔者认为此时即便相关职务发明由母公司申请后被授予专利权，子公司也并不需要支付发明人授权奖励金。即，在母公司支付的转让对价较为客观合理的前提下，无需刻意区分交易主体是否是母子公司或者关联公司，直接从收取的开发费用或者转让对价中提取一定比例支付给发明人实施报酬即可，无需另外支付发明人授权奖励金。

同时需要注意的一点是关联公司之间签订的委托开发合同或者转让协议中约定的对价可能会受多种因素左右其金额也可能难谓客观。如果母子公司之间签订的合同对价明显低于合理的金额，此时，如果仅根据合同约定的金额从中提取一定比例的支付方式可能会被发明人认为缺乏合理性而诉至法院。此时，就需要法院根据职务发明的特性、外部市场环境再结合发明人做出的贡献等因素认定一个合理的报酬金额。魏XX等与航天信息股份有限公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷一案[(2016)京民再38号]中，法院认为参照2001年起施行的《专利法实施细则》第七十六条的规定，被告航天科工集团应当从转让涉案专利权收取的转让费中提取不低于10％作为报酬。考虑到涉案专利权在实施过程中所取得的巨大经济效益，一审法院在10%以上酌情合理确定提取比例，并按照原告魏XX等人在涉案专利发明人中的人数比例计算原告等人最终可获得的发明人报酬数额。 

实务中，经常会被问及奖励和报酬这么约定少不少？报酬能否约定一次性支付？在司法实践中，无论是提取一定比例的方式还是一次性支付的方式，除非与法定金额相差极其悬殊，否则一般会认为通过民主合法程序制定的职务发明相关的奖酬制度是合理的。

如上所述，关于奖励和报酬遵循的是约定优先的原则。约定的金额可以比法定标准高，也可以比法定标准低。从企业的角度如欲支付比法定金额低的奖酬金则需要与发明人进行约定。从发明人的角度如欲取得比法定金额高的奖酬金，亦需要与企业进行约定。关于职务发明奖酬金的金额以及支付标准，企业通常是以职务发明规程等内部规章制度的方式予以规定。此时需要注意规程制度的程序合法性和金额的合理性。

关于程序的合法性，《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（一）》第五十条第一款规定：“用人单位根据劳动合同法第四条规定，通过民主程序制定的规章制度，不违反国家法律、行政法规及政策规定，并已向劳动者公示的，可以作为确定双方权利义务的依据。”职务发明相关的规章制度的设立和实施关乎到员工切身的利益，因此规章的制定和实施是否通过民主程序进行制定、有无进行公示均将成为其规章制度是否具有效力，能否成为奖酬支付依据的重要因素。

关于约定金额的合理性，根据企业的性质、行业特性、专利申请目的、专利实施性、所在城市的经济发展水平等因素进行的约定通常被认为是合理的。如果约定的奖酬金极低，则会认为是不合理的。在(2014)沪高民三(知)终字第120号一案中，法院认为“该奖金计划中关于职务发明报酬的计算公式，尽管是以年销售额而不是以营业利润作为计算基数，但不管如何，其0.01%的系数与《专利法实施细则》第七十八条规定的每年应当从实施该项发明或者