浅析对描述性标识的正当使用
来源：知产力
日期：2022/04/18
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本文以“通用名称”的正当使用为视角，浅析《商标法》第五十九条第一款关于对描述性标识的正当使用。作者 | 易智新、陈德才 北京天驰君泰律师事务所上海分所
拥有注册商标，就对该标识及其构成要素拥有了完全的独占性权利吗？任何人在任何情况下都不得使用该标识或其构成要素，否则就构成侵权？长期以来，很多人持有这样的想法。但真是如此吗？
2022年1月13日，四川省高级人民法院对广受关注的“青花椒案”二审当庭宣判，适用《商标法》第五十九条第一款【注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用】，认定五阿婆火锅店对“青花椒”字样的使用属于正当使用，不侵害上海万翠堂餐饮管理有限公司在第43类饭店、餐厅等服务上注册的“青花椒”等注册商标专用权。最高人民法院在2022年工作报告中指出，“明确‘青花椒’等‘碰瓷式维权’不受保护，对相关诉讼请求予以驳回”，以“维护市场公平竞争”，可谓是对“青花椒案”作了具有最高司法效力的定性与注解。可见，如果他人对相关标识的使用属于《商标法》第五十九条第一款规定的正当使用情形，相关商标权人无权干预和禁止，“任性”维权更不会得到法院支持。其实，在“青花椒案”之前，已有很多法院在类似案件的裁判中适用《商标法》第五十九条第一款，认定被诉侵权人对相关标识的使用属于正当使用，不构成商标侵权。笔者结合“Tissuelyser案”二审判决，以“通用名称”的正当使用为视角，浅析《商标法》第五十九条第一款关于对描述性标识的正当使用。组织研磨机（又称“组织研磨器”、“组织研磨仪”）是一种用于对动植物样本进行研磨，提取DNA、RNA和蛋白质并纯化后检测的实验室仪器。“tissuelyser”是“组织研磨机”的对应英文翻译,一直以来，组织研磨机的相关生产/销售厂家，以及包括科研机构、科研工作者、技术人员在内的相关使用主体，均将“tissuelyser”作为组织研磨机的英文名称使用。上海净信实业发展有限公司（以下简称“净信公司”）经拓赫机电科技(上海)有限公司（以下简称“拓赫公司”）许可，有权使用拓赫公司于2012年3月14日获准在第9类的“理化试验和成分分析用仪器和量器”等商品上注册的第9176860号“
”商标（以下称涉案第9176860号“Tissuelyser+拓夫+图形”组合商标）和进行维权。
上海豫明仪器有限公司（以下简称“豫明公司”）在官网展示，以及在慧聪网与马可波罗网上开设的店铺中销售组织研磨机时，为介绍产品信息，使用了“Tissuelyser-24多样品组织研磨机”、“商品名称：24多样品组织研磨机 商品型号：Tissuelyser-24 商品品牌：豫明品牌”、“品牌/型号：豫明/Tissuelyser-192”等形式的表述，相关产品图片显示机身上有“Tissuelyser-48”等标识，对应产品的宣传标语则为“供应豫明48多样品组织研磨机”等。净信公司认为豫明公司上述使用“Tissuelyser”的行为，侵犯了涉案第9176860号“Tissuelyser+拓夫+图形”组合商标专用权，于是在2017年诉至上海市闵行区人民法院（以下简称“闵行法院”）。闵行法院一审认为，豫明公司在销售组织研磨机产品时使用的“Tissuelyser”标识与涉案第9176860号“Tissuelyser+拓夫+图形”组合商标构成近似，虽然豫明公司还同时使用了其自有的“豫明”品牌，但仍容易引起混淆，构成商标侵权。豫明公司在二审中向上海知识产权法院提交了大量证据证明“tissuelyser”是组织研磨机的英文通用名称，豫明公司对“Tissuelyser”的使用属于正当使用，而且豫明公司还同时使用了自己的品牌“豫明”来供消费者识别商品来源，不会导致相关公众的混淆，不构成侵权。上海知识产权法院完全采纳了笔者的观点，适用《商标法》第五十九条第一款，认定豫明公司不构成商标侵权，改判驳回净信公司的全部诉讼请求。一、涉案第9176860号商标系图文组合商标，包含“Tissuelyser”、“拓夫”和“图形”三部分，而被控侵权标识仅涉及“Tissuelyser”，两者存在一定差异，净信公司亦未提供证据证明涉案商标具有显著性和知名度。二、在案证据显示，在涉案商标注册之前，就已经有一定数量的科研文章和专利文献中使用了“tissuelyser”一词，并以此指代组织研磨器产品。谷歌翻译、有道翻译、必应翻译、Alibaba海外网站搜索结果、百度搜索结果，亦与此相印证，翻译软件将“tissuelyser”翻译为组织研磨器，众多组织研磨器相关厂家亦将之作为产品英文名称使用。三、豫明公司销售的商品是多样品组织研磨机，其在商品上或者在商品的宣传中使用了“tissuelyser”，旨在标明其销售的商品系组织研磨仪，属于对商品名称的正当使用行为，同时其亦明确标明其商品品牌为豫明，客观上不会造成消费者的混淆误认，不构成对涉案商标的侵害。
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《商标法》第十一条第一款规定，仅有本商品的通用名称、图形、型号，以及仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途等特点的缺乏显著特征的标志，不得作为商标注册。该条款中的“仅”字表明：如果标志中除了商品的通用名称、图形、型号外，还有其他文字、图形、字母等要素；或者不是直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途等特点的标志，而是暗示性的标志，则可以作为商标注册，实践中存在很多此类注册商标，是注册商标的重要组成部分。甚至，由于种种原因，一些仅有商品的通用名称、图形、型号的标志，或仅直接表示商品的质量、主要功能、功能、用途等特点的标志，最终也获得注册（除《商标法》第十一条第二款规定情形外）。“商标”的基本作用和功能在于区分商品或服务来源，《商标法》之商标保护的目的也在于此。但是，注册商标专用权并不等同于对商标的文字、图形、字母、数字等要构成素的绝对垄断和禁用。不论是商品的通用名称、图形、型号的标识，还是直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途等特点的标识，根据通常的生活经验来说，人们使用这些标识只是为了描述商品的某些特性或特点，而非识别商品或服务来源。如果包含这些描述性标识的标志，或者这些描述性标识本身，因为获准注册后完全为商标注册人排他占有，而绝对禁止他人进行任何形式的使用，则会在为商标注册人带来垄断利益的同时严重损害社会公众利益。在“Tissuelyser案”中，豫明公司对“Tissuelyser”（组织研磨机的英文通用名称）的使用，旨在表明其销售的组织研磨机的英文名称。如果因为拓赫公司获准注册了包含“Tissuelyser”的涉案第9176860号“Tissuelyser+拓夫+图形”组合商标，就绝对禁止包括豫明公司在内的市场从业者对“Tissuelyser”进行任何形式的使用，那么这些市场从业者乃至终端使用者都将无法使用英文表示组织研磨机的名称，这势必会损害社会公众的利益。这种情况下，有必要对注册商标专用权的行使作出例外的限制性规定。于是，2013年《商标法》修改时增加了第五十九条第一款，规定允许他人正当使用这些描述性标识。该条款的增加，有助于防止商标权滥用，在注册商标专用权与社会公众利益之间达成一定程度的平衡，维护公平竞争的市场秩序。虽然《商标法》第五十九第一款规定了正当使用情形，但由于该条款的规定只是对注册商标专用权这一商标保护制度的例外规定，该条款的适用应当严格遵循一定规则，不能随意适用，否则很可能使得注册商标专用权遭到架空，动摇商标保护制度的根基。不论是在“青花椒案”或“Tissuelyser案”中，还是在其他类似司法案例中，绝大多数法院在适用该条款时都非常谨慎，为此设置了较为严格的适用条件。何为“描述性标识”？对《商标法》第五十九条第一款进行反向理解，就能够得出，“描述性标识”应当是“商品的通用名称、图形、型号”，或者是“直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者地名”。根据该条款规定可知，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用前述标识，即便前述标识是注册商标的组成部分甚至是注册商标本身。那么也就是说，只有被控侵权标识是描述性标识时才有可能适用该条款。“Tissuelyser案”是“商品的通用名称”这一情形，所谓商品的通用名称，是指法定的或者在某一范围内约定俗成被普遍使用的某一类商品名称。对于是否属于商品的通用名称，一般需要结合法律规定、商业习惯、历史传统和市场认知等多种因素综合判断。对于商品的通用图形、型号，或者直接表示商品的主要原料、功能、用途等特点而言，同样如此。在二审中，豫明公司提交了大量的案涉产品有关的科研文章与专利文献，谷歌翻译、必应翻译、有道翻译等平台对“tissuelyser”的中文翻译结果，以及众多组织研磨机相关厂家将“tissuelyser”作为产品英文名称使用的证据，充分证明“tissuelyser”系组织研磨机的英文通用名称，属于《商标法》第五十九条第一款规定的“商品的通用名称”这一描述性标识，而且这些证据大部分内容的形成时间均早于案涉权利商标的申请时间。在“青花椒案”中，四川高院也同样结合在案证据，在裁判说理部分以较大篇幅论述“青花椒”是对特色菜品鱼火锅中含有青花椒调味料的客观描述，五阿婆火锅店可以对该客观描述进行正当使用。从《商标法》第五十九条第一款的字面意思来看，使用他人注册商标中含有的商品通用名称、图形、型号或者直接表示主要原料、功能、用途等特点的构成要素时，不构成侵权的前提是仅限于“正当使用”。判断是否属于“正当使用”，需要判断行为人对描述性标识的使用是否构成商标意义上使用，即判断其是将描述性标识用于指示商品或服务来源，还是仅仅用于描述自己商品，这需要结合行为人的具体使用方式、是否强调标识的显著性、是否同时标有自己的商标等多方面要素，并应当再结合商业习惯和市场认知进行综合判断。如果行为人在公平、诚实的前提下，仅仅将特定标识用于描述自己商品，不会造成消费者对商品或服务来源产生混淆的可能性，应当认定为属于正当使用；反之，则不属于正当使用。在“Tissuelyser案”中，豫明公司正是紧抓这一关键论点，向法官充分举证证明和论述：豫明公司在使用方式上的正当性，并未单独或突出使用“Tissuelyser”，而是多以“Tissuelyser”+“数字”的组合形式来表明组织研磨机的英文名称和型号，而且还多以“商品型号：Tissuelyser-24 商品品牌：豫明品牌”、“品牌/型号：豫明/Tissuelyser-192”等形式表明产品品牌为“豫明”，供消费者识别产品来源。因此，豫明公司对“Tissuelyser”的使用，仅仅是为了描述自己的组织研磨机产品，而不是为了指示组织研磨机产品的来源。而且，“Tissuelyser”作为组织研磨机的通用英文名称，本身就缺乏显著性，在净信公司未提供涉案商标显著性和知名度证据的情况下，豫明公司对“Tissuelyser”的使用在客观上也不会造成消费者的混淆误认，应当属于正当使用。再如，在“灯影牛肉案”中，法院针对行为人对涉案商品通用名称标识的不同使用方式，就是否属于正当使用作了不同的认定，具有较为典型的示范意义。该案中，法院在认定“灯影牛肉”、“灯影牛肉丝”系商品的通用名称的前提下，继续认定：（1）宏隆公司在罐装牛肉片食品包装的主要位置突出了自己的“川汉子”商标，同时以相同大小和相同颜色的文字使用“灯影牛肉”标识，这种方式的使用属于描述性标识的正当使用，不构成侵害商标权；（2）宏隆公司在袋装牛肉丝食品包装的正面显著位置使用了“川汉子”商标，但是在该包装上使用“灯影牛肉丝”标识时，“灯影”二字明显大于“牛肉丝”三字，且还存在颜色和字体不同的情况，属于对描述性标识的突出使用，类似于商标意义上的使用，容易引起消费者的混淆，不属于正当使用，构成侵害商标权。
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笔者坚信，注册商标制度应当受到维护，注册商标专用权应当依法予以保护。市场经营者们应遵守诚实信用原则，合理避让他人的注册商标专用权，对于他人注册商标中包含的商品通用名称、图形、型号，或是直接表示商品的主要原料、功能、用途等特点的内容，应当采取审慎使用的态度，采取避免引起相关公众容易混淆误认的使用方式，才能得以豁免，构成法定的正当使用方式。近年来，随着注册商标制度的蓬勃发展和知识产权维权进入深水区，类似“青花椒案”和笔者经办的“Tissuelyser案”还有很多。例如，近期多家媒体广泛报道的“金银花案”，起因是近百家企业生产“金银花花露水”而被“金银花”注册商标权利人提起商标侵权诉讼，且已有法院判决认定这些企业在花露水产品上使用“金银花”标识的行为构成商标侵权。但是，在2022年3月24日，最高人民法院裁定提审江苏省高级人民法院作出的（2022）苏知终24号案，再审期间中止原判决的执行。笔者注意到，江苏高院的二审判决结果对侵权持肯定意见。对于包括专业人士在内的所有社会大众来说，这势必又将是一堂关于如何理解与适用《商标法》第五十九条第一款的以案说法课。当然，个案之间必有差异，仍需具体分析和判断。至于“金银花案”再审结果的走向如何，以及最高院将适用哪些法律条款、采取何种说理方式，也非常值得我们期待！
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