在专利无效程序中，专利权人“最痛”的便是自己的专利申请在申请日前已经被泄露或部分泄露，而第三人抓住这个“把柄”来无效自己的专利。在这种情况下，专利权人一般会同时主张“专利未被公开”和“即使公开，也是未经专利权人许可的公开”来进行答辩。在这个时候，专利权人就面临是否要在2个月内主动提交“不丧失新颖性的宽限期声明”这一选择。而这一选择的背后，是两难的尴尬。本文将对提交宽限期声明所引起的尴尬和困境进行分析，并就如何应对提出建议。

根据《专利法》第二十四条的规定，申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：

（一）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；

（二）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；

（三）他人未经申请人同意而泄露其内容的。

《审查指南》第一部分第一章第6.3.3节进一步规定，在申请专利的发明创造在申请日以前六个月内他人未经申请人同意而泄露了其内容，若申请人在申请日前已获知，应当在提出专利申请时在请求书中声明，并在自申请日起两个月内提交证明材料。若申请人在申请日以后得知的，应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明，并附具证明材料。

按照这个规定，专利权人在申请日后获知其专利被泄露，似乎就需要在2个月内提交“不丧失新颖性的宽限期声明”，否则可能就无法享受“不丧失新颖性的宽限期”。这个规定看起来似乎也非常合理。专利权人如果知道专利被泄露了，2个月内去提交不丧失新颖性的宽限期声明，也便于专利部门及时审查，消除未经许可的公开这一丧失新颖性障碍。然而，如果专利权人的发明创造虽然被泄露，但是是否构成公开还存在争议，比如外观设计只公开了部分视图，这个时候，如果专利权人被该疑似“公开”提起无效宣告，要求2个月内申请“不丧失新颖性的宽限期声明”就会造成专利权人的两难：

如果专利权人在其专利被他人提起无效宣告时就去申请宽限期，等于承认自己专利已经被公开，故专利权人一般不会选择申请。但是如果专利权人不去申请宽限期，在专利无效程序中主张专利未被公开，那么一旦专利不幸被认定被公开，此时由于已经过了2个月的期限，专利权人再主张该公开系未经许可的公开也很可能不被接受。

事实上，指南里对于提交宽限期申请的时间并非机械，其明确规定了“应当在得知情况后”2个月内提交。那么什么叫“得知情况”呢？

实践中，国知局的初审机关曾经做过认定，认为在专利权人在收到无效宣告请求书和证据材料（里面含有专利“可能”被公开的文件）时，即为“应当得知情况”。

而北京市高院否定了上述观点。在湖南新汇制药有限公司(简称新汇公司)诉国家知识产权局专利复审委员会案件^[1]中,专利权人新汇公司至国知局转送无效宣告请求书及证据副本之日起第4个月，才提出了“不丧失新颖性的宽限期声明”。在二审中，北京高院明确指出：“即使专利权人在其专利无效审查程序中需要向专利复审委员会作出‘不丧失新颖性’的声明,也应当以其‘知道或者应当知道’其专利属于《专利法》第二十四条第(三)项规定的‘不丧失新颖性’的情形为前提。需要特别指出的是,这里的‘知道或者应当知道’不是基于无中生有的揣测,或者说仅仅是基于专利权人能够猜测或怀疑其专利属于《专利法》第二十四条第(三)项规定的‘不丧失新颖性’的情形,尚不足以认定专利权人已经‘知道或者应当知道’其专利属于《专利法》第二十四条第(三)项规定的‘不丧失新颖性’的情形,只有在足够的证据和事实的基础上才可以认定专利权人‘知道或者应当知道’其专利属于《专利法》第二十四条第(三)项规定的‘不丧失新颖性’的情形。”据此，二审法院最终认定，“仅凭曾自强的无效宣告请求书及证据副本尚不足以认定新汇公司已经‘知道或者应当知道’其专利属于《专利法》第二十四条第(三)项规定的‘不丧失新颖性’的情形。原审法院认定新汇公司于2010年2月27日提交意见陈述书和反证时就已经知晓或应当知晓本专利为证据1公开属于《专利法》第二十四条第(三)项规定的‘不丧失新颖性’的情形依据不足。”

笔者赞同北京市高院的观点。在专利无效程序中,“获知”不应是基于无中生有的揣测,或者说仅仅是基于专利权人能够猜测或怀疑其专利属于《专利法》第二十四条第(三)项规定的‘不丧失新颖性’的情形,而是应当在足够的证据和事实的基础上才可以认定。如果认为专利权人在收到专利无效请求书和证据时就开始计算2个月的期限，将可能造成专利权人一边进行无效答辩反驳专利被公开，一边又去提交宽限期申请自认其专利已经被公开的荒谬结果。

在专利无效案件中，当专利权人存在反驳其专利被公开的合理空间时，要求专利权人在收到专利无效请求书副本之日起2个月内提交“宽限期声明”，就迫使专利权人不得不在两个同样有力的反驳理由，即“第一，本专利并未被公开；第二，本专利即使被认定为已被公开，也是未经许可的公开”中择一主张，即要么承认本专利被公开，提交不丧失新颖性的宽限期申请，要么在无效答辩中仅坚持本专利未公开，放弃“本专利即使被公开，也是未经许可的公开”这一理由。因为一旦在无效请求过程中坚持本专利未被公开，就不能同时提交不丧失新颖性的宽限期申请，而如果无效决定认为专利已经被公开，此时再主张“即使公开也是未经许可的公开”已经过了2个月的期限，申请人由此丧失了本应当享有的宽限期。这种结果显然是极不合理的。

笔者认为，这2个月的期限起算点至少应在专利权人“收到无效宣告决定”时开始。虽然严格来说，即便国知局的初审机关作出无效宣告请求审查决定认为专利被公开，但如果专利权人有理由反驳且已对此向北京知识产权法院提起行政诉讼，该决定并未生效。也就是说，专利是否公开仍处于待确认状态。但此时，专利权人至少已经被给予了充分提出其“专利未公开”反驳理由的机会，且专利权人也已充分知悉其反驳理由未被国家知识产权局认可，涉案专利有可能被认定公开。基于这些证据和事实基础，专利权人此时会对其专利是否属于《专利法》第二十四条第(三)项规定的‘不丧失新颖性’的情形产生合理怀疑，可以被认定是“得知情况”。

事实上，本文探讨的二个月期限，是审查指南关于申请专利过程中出现“泄露”的规定。关于专利已经授权，在无效过程中是否也应该适用2个月期限，指南并没有明确规定。

在本文所引的上述案件中，北京高院也指出“2006年《审查指南》第一部分第一章第6.3.3节只是规定在申请专利的过程中,申请专利的发明创造如果属于《专利法》第二十四条第(三)项规定的"不丧失新颖性"的情形,申请人应当按照该规定向授权审查部门作出相关声明。对于已经获得授权的专利来说,如果其属于《专利法》第二十四条第(三)项规定的"不丧失新颖性"的情形,2006年《审查指南》并未具体规定专利权人是否及如何作出相关声明,通常来说专利权人没有义务也无从作出上述声明。对于因不具备新颖性而进入无效审查程序的专利来说,如果其属于《专利法》第二十四条第(三)项规定的"不丧失新颖性"的情形,专利权人是否应作出相应声明以及如何作出该声明,2006年《审查指南》也未作出具体规定,原审法院径直适用2006年《审查指南》第一部分第一章第6.3.3节的规定,并将其中规定的2个月期限理解为除斥期间属于适用法律错误。” 虽然上文判决讨论的是2006年《审查指南》的情形，但是2020年《审查指南》对此并无变化，应当认定法院对2006《审查指南》的意见可以适用本案的情形。

笔者同意法院的上述观点。笔者认为，在法律法规以及《审查指南》对授权后专利提交宽限期声明没有2个月明确规定的情况下，不应参照《审查指南》关于授权阶段的规定，硬性强加权利人这一义务。

具体而言，《专利法》和《专利法实施细则》均未规定专利权人在专利已经获得授权的情况下有义务提交不丧失新颖性的宽限期声明，也未授权《审查指南》对专利权人提交不丧失新颖性宽限期的声明作出特别规定。

《审查指南》作为部门规章，对于法律法规仅有权作出细化规定，而不得增设法律法规未规定的内容。对于宽限期声明问题，《专利法实施细则》仅仅在三十条规定“申请专利的发明创造有专利法第二十四条第（三）项所列情形的，国务院专利行政部门认为必要时，可以要求申请人在指定期限内提交证明文件”。由此可见，《专利法实施细则》仅对专利申请时向行政机关提交关于宽限期的声明作出了规定，因此，《审查指南》就此指定申请专利时2个月的期限并无不当。

然而《专利法实施细则》并未规定在专利已经获得授权后，国务院专利行政部门仍有权利要求专利权人在指定期限内提交证明文件。对此，将《审查指南》中涉及申请专利时2个月内提交不丧失新颖性的声明的规定延及到已授权的专利似乎欠妥。

一般而言，行政机关的所有行政行为都需要经过法律明文授权，否则行政机关不得作出影响公民、法人及其他组织合法权益或者增设公民、法人及其他组织义务的决定。笔者认为，在《审查指南》未对行政相对人作出限制性规定的情况下，如果将指南中已规定的情形进行扩大解释和类推适用，要求申请人在专利授权后仍必须在2个月内提交不丧失新颖性宽限期的声明，属于未经明确授权，给行政相对人增设义务的做法，似乎存在不当。

在美国，对于专利被泄露时如何主张“不丧失新颖性宽限期”也有类似规定。根据AIA第102条(b)(1)^[2]，在主张权利的发明的有效申请日之前1年或1年之内所作的以下披露不属于所主张权利的发明的现有技术：

A.该披露由发明人或合作发明人,或者因发明人或合作发明人直接或间接披露该对象从而获得该发明的他人所作；或者

B.在该披露作出之前，被披露对象已经由发明人或合作发明人，或者因发明人或合作发明人直接或间接披露该对象从而获得该发明的他人公开披露。