• 关于《商标法修订草案（征求意见稿）》的解读与思考建议（上）

关于《商标法修订草案》的说明指出本次修法要解决的系列问题包括（为了后文的方便，笔者将其分为3部分）：

为了加强打击商标囤积注册和强化商标权保护等，本次《商标法修订草案》相应作出了很多重大突破性条文规定。

1. 关于禁止重复注册与程序中止的相关问题

《商标法修订草案》第二十一条新增关于禁止重复注册的规定，同时也规定了适用的六种例外情形。从笔者实务中处理的案例来看，很多企业之所以进行重复注册是为了补救和补空，对于补救性注册从①的本意看是为了释放更多商标资源，将闲置商标重新在申请注册及使用市场流通，以解决商标申请驳回量大的问题，这似乎有一定合理性；而对于补空性注册本身就是权利人为了解决“程序空转”不得不采取的措施，如果中止程序仍然“形成虚设”，禁止此类注册明显对权利人过于严苛。

《商标法修订草案》第四十二条是关于商标争议审查审理相关程序的规定，其中第一款新增“审理”的规定（虽然条文首部所涉主体仍然仅为“国务院知识产权行政部门”，笔者推定修改本意是增加为法院可以中止“审理”提供相应法律依据），解决了《行政诉讼法》第六十一条第二款关于法院中止适用情形的漏洞。但根据笔者的经验，实务中无论是在商标争议阶段还是行政诉讼阶段适用中止的情形微乎其微（暂且先不讨论实务中存在的“形式中止”标准不统一的问题），而大量商标驳回复审案件中，企业提出中止审查审理的原因是对在先阻挡标提起了撤销、无效程序，审查审理程序上存在时间差，为此企业不得不考虑重复注册（补空性注册）。如果本次修法无法将该条的“可以中止”整体改为“应当中止”，建议考虑在实施条例、审理指南等中至少列举部分可以或应当适用中止的情形进行过渡，这将更有利于平衡禁止重复注册制度和助力企业商标获权的目的，同时也可一定程度上缓解审查审理案件量大的压力。如果既不考虑中止又禁止重复注册，明显对权利人过于严苛。

另外，导致有正常经营需求的市场主体获取商标申请注册较难（驳回量大）的一大主要原因还包括在申请注册审查阶段关于商标近似性的认定过于机械，对于只要含相同或部分相同构成要素或要素组成部分等情形的在后申请基本都被认定与在先申请/注册商标构成近似（暂且不论到底含几个相同要素或要素组合或占多大比例属于近似的标准不统一的问题，比如虽然《商标审查审理指南》下编第一章第1.4条规定了“标准执行统一与个案审查原则”，在驳回通知书所引证的几件在先商标的可注册标准请求统一适用于被驳回商标时，笔者几乎所有处理的案件中得到的审查审理结果都是个案差异），目前在初审、驳回复审及后续行政诉讼程序中在先近似阻挡标申请人或权利人并未介入程序，而驳回复审程序审查审理部门又不考虑申请人提交的引证商标使用情况、申请人使用证据（比如《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南 》第15.3 条【商标申请驳回复审行政案件中商标近似性的判断】中规定“商标申请驳回复审行政案件中，诉争商标与引证商标是否近似，主要根据诉争商标标志与引证商标标志近似程度等因素进行认定。诉争商标的知名度可以不予考虑。”） ，这就导致驳回复审翻案率极低（也即驳回量大），结合目前对《商标法修订草案》第四十二条第二款规定的解读之一包括诉讼阶段不考虑情势变更来看，基本等同于“取消驳回复审程序”。

为此，相比于新增禁止重复注册制度，笔者认为可将问题①所规制的行为仍然放在《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段”所规制的情形中，如需特别强调可做“列举+兜底性”规定。另外笔者建议在初审阶段放款商标近似性认定标准，或者如果孤立的比对商标后确实认为存在一定近似性时，同时给申请人和在先申请人、权利人发出初步审查意见通知书，要求相关方答复意见并举证说明情况（必要时将口审前置），以便在近似性审查时考虑双方的实际使用情况后作出更恰当的认定。

2. 关于情势变更的审理问题

笔者初读《商标法修订草案》第四十二条第二款“被诉决定、裁定作出后相关商标状态发生变化的，不影响人民法院对被诉决定、裁定的审理”时有两种理解：一是不影响被诉决定、裁定认定是否错误，但因为情势变更，可以要求国家知识产权局对诉争商标重新审理；一是径直维持被诉决定、裁定，不考虑情势变更，不要求国家知识产权局重新审理。

如果是第一种理解，现有司法判例中实际已有迹可循；如果是第二种理解（目前这种理解的声音更多），将可能大量“劝退”企业提起行政诉讼，可能会缓解一定的诉累现象，但会导致企业商标的获权之路更加漫长且布满荆棘，甚至可能在禁止重复注册新规、中止可能性、推进程序所需的时间和费用成本等压力下直接被“堵死”，最终企业只能考虑放弃商标注册申请，如此一来①所要解决的问题也根本未解决。

3. 关于恶意注册的认定与商标申请在先的基本原则

本次修法最大的特点在于无处不释放着对“恶意注册”的严厉打击、加大处罚和赔偿责任的信号：《商标法修订草案》第二十二条新增关于恶意注册的认定，其中第（一）、（二）项为异议、无效程序中的绝对理由条款，第（三）项为检察机关提起公益诉讼的适用情形，存在第（四）项侵犯他人在先权利或权益情形时可以索赔，第（五）项为兜底条款，企业违反该条五项规定之一时将会受到罚款等处罚（《商标法修订草案》第六十七条）且罚款的金额明显提高。关于恶意注册的相关新增条文本意要解决的是上述问题②，但却会导致立法的倒退。

根据我国自1993年《商标法》首次新增“以其他不正当手段”及该规定的演变历史（其角色/定位从相对理由兜底条款到绝对理由兜底条款的过渡历史），结合我国现行商标法体系中对“以其他不正当手段”适用情形的规定，笔者曾对上千份涉“欺骗手段”和“以其他不正当手段”（《商标法》第四十四条第一款）裁判文书中的审查审理标准进行实务调研。从当前的商标立法本意和司法审判标准来看，虽然2019年《商标法》新增第四条关于“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定后，第四十四条第一款将第四条与“以其他不正当手段”并列（即似乎是将后者规定为不含前者等以外的情形），但审判实践中在商标争议案件的法律适用时仍然将第四条规定的情形适用“以其他不正当手段”进行规制。《商标法修订草案》第二十二条第（一）项规定的内容实际源自现行《商标法》第四条，但却删掉了针对大量申请行为进行规制是所限定的“恶意”或者“不正当”条件，同时将其独立于“以其他不正当手段”，这实际等于大幅放款“以其他不正当手段”的适用情形。

事实上，“以其他不正当手段”的适用理应坚持审慎原则，不能将“以其他不正当手段”作为相对理由的兜底条款进行适用，不能轻易以适用该条款规定之名达到对私权进行兜底保护之实，不能以动摇我国商标申请注册基本原则为代价。自2001年《商标法》开始我国的商标法体系中已开始将“以其他不正当手段”从作为相对理由的兜底条款中逐渐剥离，2014年的商标法体系已彻底完成剥离。这种立法趋势和演变本意早已在众多生效司法案例中作出明示，比如（2021）京行终887号案件中，北京市高级人民法院认为：在司法实践中，对此（《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段”）认定应当更加审慎，应当是以违反公序良俗原则的情形为认定的基础，不能将违背诚实信用原则的恶意抢注行为等现象也纳入其中，也不能将其随意扩张，成为一种随意撤销注册商标的名牌，否则将导致商标法制度体系的混乱，诚实信用原则将被过度的放大与扩张；（2019）京行终1261号案件中北京市高级人民法院同样认为：在认定上述情形时，应当采取审慎原则，一方面对确属是以囤积商标进而通过转让等方式牟取商业利益为目的，大量申请注册他人具有较高知名度的商标，明显违背商标内在价值，并会对商标注册秩序产生消极影响，有碍于社会主义市场经济诚实守信经营秩序建立的行为，应当予以有效规制；另一方面也应当考虑我国采取商标注册制度，对商标本身的保护更多的考量商品或者服务来源的稳定性和对应性，而非相关主体对特定标志的垄断，故允许在不相类似的商品或服务上出现相同或近似的标志，这也是我国商标基本制度所决定的。故此，在对法律所规定的特定情形予以认定时，不能以动摇商标基本注册制度为代价，否则所产生的社会收益将远大于所付出的社会成本，更应当予以严格认定。

笔者认为“抢先注册”应当是我国商标申请在先原则的应有之意，即便关于《商标法修订草案》的说明中强调的也是规制恶意抢注行为，对未构成法定恶意抢先注册的行为应当审慎评判，不应上升为道德高度，立法不应当对私权进行过渡的、垄断的、跨法域保护，更不应当以公共利益保护之名行私权保护之实，故笔者认为：《商标法修订草案》第二十二条第（一）项应当并入第（二）项“以其他不正当手段”，第（一）项规制的情形仍然应当具有恶意或不正当性。否则不仅将倒退回将绝对理由作为相对理由兜底条款的旧法规定中，而且将出现对企业防御商标和联合商标注册行为进行否定性评价，与我国申请在先的商标基本制度相悖。

4. 关于使用承诺的管理性规定和使用义务的强制性规定

《商标法修订草案》第五条新增关于使用承诺的规定，该条规定源自现行《商标法》第四条“对其商品或者服务需要取得商标专用权的”，《商标法修订草案》将其改为“对在其商品或者服务上使用或者承诺使用的商标需要取得商标专用权的”，该条本身是一种管理性规定，而非效力性规定，但这种修改将可能导致对我国商标“申请在先”基本原则的冲击，是否意味着我国将由“申请在先”的商标制度改为“使用在先”有待进一步确认。

《商标法修订草案》第六十一条新增的每5年说明注册商标使用情况的规定属于效力性规定，或者说强制性规定，如果不履行存在注册商标被行政机关依职权撤销或注销的风险。据笔者了解早在《商标法修订草案》公布前已有部分企业收到相关审查意见，要求对使用情况进行说明，这也是目前企业关注和咨询最多的条款，一方面对于比较成熟的企业通常为了商标（品牌、标识）全面保护布局的考虑会进行防御商标和联合商标注册，另一方面因目前无论是线上电商还是线下大型商超入驻等场景均提出商标申请注册相关文件前置提供的要求，企业具有申请注册商标但未使用的各种可能性（仅布局、产品是否上线、是否成功运营等多重因素导致的），如果要求企业注册商标每5年提交一次使用情况说明，将严重增加企业负担，不仅在申请阶段历经波折，投入时间和成本，权利被核准注册后还要保证一定要用，既要面临注册满3年被他人申请撤销的风险，又要履行注册满5年主动说明使用情况的义务，似乎企业的经营活动要以商标为中心，而非商标是赋能或助力企业发展，不符合企业市场经济活动天然具有不确定性的特点。而现阶段是否适合对企业注册防御商标和联合商标注册行为完全进行否定性评价，尚有待结合我国经济发展现状进行综合考量，该制度如果落地，后续企业和审查部门的工作量都将非常繁重。

《商标法修订草案》关于商标使用（第五十九条）和商标侵权（第七十二条）的认定都新增了关于互联网场景的规定，这顺应并符合当下互联网经济发展的时代特点，但笔者认为因为有第五十九条第二款的规定可以直接删除第七十二条第（三）项的规定。

第七十二条第（三）项“在同一种商品或者类似商品有关的电子商务中使用”会加重第35类服务认定的不确定性，一方面其不属于一种新的行为类型，只是一种新的使用场景，而且第五十九条第二款已作出规定（当然第五十九条第一款和第二款如何进行整合是另外一个问题，笔者认为没有必要为了体现对互联网新使用场景的重视单独将其单列一条，完全可以将两款进行整合）；另一方面何为“有关”范围较大且模糊，不利于明确认定标准，比如在虎牙电商直播商标侵权案[1]中，对于电商直播环境中使用被诉标识的行为是否构成35类“替他人推销”服务，一审、二审法院均认为不构成侵权，其认定标准仍然是混淆可能性，如果考虑“有关”似乎这个案件的结果会发生变化，另外也可能会复苏市场关于35类属于“万能小类”的乱象。

1. 恶意注册赔偿制度

对侵犯他人在先权利或权益的恶意注册，《商标法修订草案》第八十三条新增民事赔偿制度，在路虎商标侵权纠纷案[2]（该案为2017年中国法院10大知识产权案件之一）等中，法院已将特定恶意注册的行为作为加重赔偿的重要考虑因素和情节，借此彰显了制止此类行为的司法态度，本次法律条文的新增日后法律适用提供明确依据。但从条文的体系设置上，第八十三条与第四十八条第二款可以进行整合并作出统一规定。

2. 恶意诉讼反赔制度

《商标法修订草案》第八十四条新增的恶意诉讼反赔制度实际并非知识产权案件独有，2011年最高人民法院修改的《民事案件案由规定》中已增加了“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”案由，《民法典》第一千一百六十五条也同样规定了“行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任”。相关知识产权司法案例也早已有迹可循，比如2018年江苏法院知识产权司法保护十大案例之一的TELEMATRIX案[3]等。从本次修法新增内容可以看出当前对恶意注册、恶意行权打击的高压态势，以及全领域深化打击的决心。但遗憾的是本条新增内容未规定恶意诉讼的构成要件（TELEMATRIX案中法院认定恶意诉讼的构成要件为：行为人提起知识产权诉讼无事实或法律依据；主观上具有恶意；给他人造成了损失，且损失与恶意提起知识产权诉讼之间具有因果关系）。

3. 公益诉讼制度

对于损害国家利益、社会公共利益或者其他重大不良影响的商标申请注册（恶意注册）及侵权行为，新增检察机关公益诉讼程序（《商标法修订草案》第）七十八条和八十三条第二款）。

本次《商标修订草案》新增的依职权启动程序所涉的也都是“损害国家利益、社会公共利益或者有其他重大不良影响的商标”、“有悖于社会主义核心价值观、有害于社会主义道德风尚、中华优秀文化传统，或者有其他不良影响”等公共利益、国家利益条款，但条文比较分散，可以结合公益诉讼制度进行整合设专条。

4. 惩罚性赔偿

商标民事侵权惩罚性赔偿适用的情形由“恶意+情节严重”变为“故意+情节严重”，与《民法典》第一千一百八十五条以及其他知识产权具体法、《反不正当竞争法》的相关规定相统一。对于本次《商标法修订草案》全文出现的“故意”和“恶意”表述，仅从字面意思理解，后者主观过错程度应该更高，但是否适用标准存在明显差异仍有待进一步明确。另外，对于惩罚性赔偿实务中适用的倍数争议目前仍未作进一步明确。

2023年2月20日最高人民法院和国家知识产权局共同印发的《关于强化知识产权协同保护的意见》[4]指出，未来要推动构建知识产权“严保护、大保护、快保护、同保护”的工作格局，加强对商标恶意注册、非正常专利申请及恶意诉讼的发现、甄别和规制。早在2019年12月1日国家市场监督管理总局颁布的《规范商标申请注册行为若干规定》、2021年3月15日国家知识产权局颁布的《打击商标恶意抢注行为专项行动方案》等文件中均无不体现对商标恶意抢注行为的严厉打击态度和决心。由此足以见得本次《商标法修订草案》打击恶意抢注和囤积行为，全领域系统深入打击商标恶意注册行为，持续治理商标囤积牟利行为，加强商标领域诚信体系建设[5]的趋势早已是我国当前应对内外部环境的迫切需求。但是，笔者认为结合我国目前企业经济发展的现状，尤其是后疫情时代经济复苏的压力，是否直接进行如此大浮度的跳跃式调整仍需进一步考量。

立法和修法工作远比提出问题艰难和复杂的多，笔者从实务工作者的视角出发借本文浅谈对本次《商标法修订草案》的理解和思考建议，希望能够共同维护良好、可持续的商标环境。与此同时，考虑本次《商标法修订草案》新增和变化内容较大，企业需结合当前“重使用”的修法趋势提前做好预防和应对。

注释

[1] （2022）浙民终1289号。

[2] （2017）粤民终633号。

[3] （2017）苏民终1874号。

[4]https://mp.weixin.qq.com/s/DUu406A9BY78h8Smi2Dzng。

[5]https://mp.weixin.qq.com/s/n_wKOVSv44p71v1qn6UvmA。