本文将简要阐述中国司法界对OEM商标侵权判定法律适用和裁判规则的演变历程，重点分析法院在OEM商标侵权纠纷典型案例中的说理和认定，旨在抛砖迎玉，帮助在中国从事OEM的经营者在面临潜在侵权指控时采取有效措施，进行事前防范及事后应对。

中国司法判例对于涉外定牌加工法律适用问题经历了较长时间的演化过程，其中，中国最高人民法院在三个再审案件，即：2015年的PRETUL案[i]、2017年的东风案[ii]和2019年的本田案[iii]，中的裁判观点对同时期此类案件的司法审判具有指导性意义。

PRETUL案裁判文书

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东风案裁判文书

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本田案裁判文书

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下表展示了中国法院对OEM商标争议案件的司法观点演变历程：

中国司法裁判的演进路径具体阐述如下：

中国司法界裁判观点的演化在一定程度上体现了中国在不同历史阶段对商标权人利益的保护和对定牌加工商利益的保护之间的平衡。总结中国法院在不同时期的主导性裁判观点，中国司法界对OEM商标案件侵权认定的主要争议体现对商标侵权具体构成要件方面的不同理解和适用。支持不构成侵权的理由主张OEM商品上张贴的标识没有在中国境内发挥识别商品来源的作用;OEM商品出口到国外，不会在我国境内造成市场混淆；OEM商品不在中国境内销售，未给中国注册商标权利人带来实质性损害等。这些理由，在商标权保护的地域性原则面前，未免牵强。支持构成侵权的理由则强调境外商标权不能在中国境内得到保护，从而主要基于商标及商品的相同或近似判定作出侵权认定。然而，这种较为简单粗暴的认定没有考虑到涉外定牌加工贸易的特殊性以及出于善意目的从事涉外定牌加工业务的中外商家的利益，且在某些情形下可能导致商标权利人和市场经营者之间的利益失衡。

例如，在OEM商标争议案件中，有不少主张OEM侵权的中国注册商标权利人系借助于先申请原则和商标权地域性的法律便利而获得商标权。更为典型的情形是商标权利人系通过抢注或以不正当的方式将境外主体在先使用但尚未在中国注册的商标注册为自己的商标。以这种方式获得商标权的公司或个人通常被称为商标抢注者。抢注人的目的可能是向OEM 经营者高价出售其抢注的商标，或在中国生产、销售、出口使用OEM 经营者的商标或品牌的产品，为了实现这些目的，抢注人可能利用中国海关保护系统申请海关查扣OEM商品，或利用司法体系起诉OEM 经营者侵权，这些行动可能使善意从事OEM 经营的中外者陷入极其被动的局面，或付出高昂的代价。

由此，限于商标侵权具体构成要件的裁判思路在特定情形下难以实现市场经营者的利益平衡。诚实信用原则和禁止权利滥用原则或是解决上述难题的关键。

实际上，诚信原则以及禁止权利滥用原则早已在中国立法确认，并在司法实践中得到适用。《民法典》第七条规定：

第一百三十二条规定：

《商标法》第七条规定：

早在2014年，中国最高法院就在“歌力思”案的判决【（2014）民提字第24号】中指出：“诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则，民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使商标权的行为属于权利滥用，相关主张不能得到法律的保护和支持”。通过适用诚实信用原则，法院可以在个案中对商标权利人取得商标的正当性进行审查和认定，并在对恶意商标抢注者的权利主张拒绝提供法律救济。

（2014）民提字第24号裁判文书

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一切权利均有边界。诚信原则和禁止权利滥用原则是解决存在权利取得和行使的正当性争议的商标侵权案件的关键。然而，在具体OEM商标侵权案件中适用诚信原则和禁止权利滥用原则的道路却颇为不易。在这方面，浙江省高院走在全国法院的前列。

2022年1月，浙江省高级人民法院在“STAHLWERK”案[iv]再审裁定中援引了诚实信用原则。法院查明：时代威科公司（即中国商标注册人）的关联公司曾接受德国Stahlwerk公司（即：OEM境外委托方）委托在国内进行该品牌产品的设计、加工，明知德国Stahlwerk公司以及德国“STAHLWERK”商标存在，却于2011年10月在国内申请注册同一种商品上的相同商标，继而还以该商标为权利基础，对德国Stahlwerk公司授权的劳士顿公司在中国境内定牌加工被诉侵权商品的行为提起侵权之诉。法院以时代威科公司在本案中行使商标权的方式具有不正当性，有违诚实信用原则”为由，以《商标法》第七条第一款规定“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”为依据，认定OEM经营者不侵权。在该案件中，中国商标注册人与OEM境外委托人具有前代理关系是认定其明知OEM境外委托方的商标，违反诚信原则的关键事实。

“STAHLWERK”案裁判文书

扫码进入知产宝查阅裁判文书

2022年9月，浙江省高院更进一步，在“JURTEK”案【（2022） 浙民终 352 号】终审判决中，在没有直接证据证明中国商标注册人莱州宝亿公司明知OEM境外委托方英国JURATEK公司的商业标识却在中国申请注册相同商标的情况下，根据各方面事实综合研判，认为宝亿公司行使涉案商标权的方式有违诚实信用原则。本文作者将在系列文章之二中对该案进行详细介绍和解读。