序言

随着中国的专利申请数量逐年递增，而且对于知识产权的保护力度逐年增大，很多生产厂家和销售商家有意或无意碰到专利“擦边球”而被诉至法院的情况屡见不鲜。专利诉讼日渐增加，但确定专利的权利基础问题时，我国实行的是民事专利侵权诉讼和行政专利无效的二元分立体制。当面对诉讼的时候，很多被侵权人不了解专利无效和无效抗辩的区别和联系，因此在操作的时候或者眉毛胡子一把抓，专利无效申请和专利无效抗辩同时进行；或者不进行专利无效的申请，仅在诉讼中提出无效抗辩；甚至有的被诉侵权人在一审甚至二审败诉后，才向专利局提出专利无效申请，可为时已晚。如何正确认识专利无效和无效抗辩在中国目前的共融情况，对于当事人选择诉讼策略，提升效率，节约成本非常关键。

一、专利无效和无效抗辩的定义及关系

对于在诉讼中是选择专利无效还是专利无效抗辩作为诉讼策略，首先要了解二者的定义及使用场景。专利无效是任何单位或者个人均可依据《中华人民共和国专利法》第四十五条及《中华人民共和国专利法实施细则》第六十五条的相关规定，向国务院专利行政部门（《专利法》修改前为向专利复审委员会）请求宣告专利无效的一个行政手段。专利无效重在行政行为，请求方和被请求方虽然可能存在对抗，但对抗感似乎并不强烈，专利无效以行政机关的审查为主。而专利无效抗辩是“在诉讼中或者诉讼外，一方当事人根据实体法和程序法对另一方当事人提出的防御性主张或者行动^[1]”。因此，在诉讼过程中的无效抗辩包含实体上的抗辩和程序上的抗辩两类。实体上的抗辩，以期达成实体法上的法律效果，主要以三种抗辩形式存在，包括①权利障碍抗辩：主张对方的请求权因一定的事由，而自始不发生；②权利消灭抗辩，主张对方的请求权虽曾一度发生，后归于消灭；③权利阻止抗辩，主张对方的请求权因一定事由被阻。前两者系权利基础的灭失，而第三点系权利基础尚存，但被有效阻止。程序上的抗辩又分为妨诉抗辩和证据抗辩：其中，妨诉抗辩是指被告主张原告之诉讼要件欠缺以致诉讼不能合法成立，如受理法院无管辖权、原告重复起诉等；证据抗辩系被告以证据不符合合法性、真实性，无证据力等方面进行抗辩。

其次，通过无效抗辩的定义及应用可看出专利无效和无效抗辩的关系。如果专利无效，则专利权人自始至终失去了专利权，也就丧失了请求权的基础，也就属于实体抗辩中第一类的权利消灭抗辩，此时被诉侵权人也就不存在侵权行为。专利侵权诉讼的原告以被授权的专利被侵害为由，请求法院判令被告停止侵权、赔偿损失等诉请均基于合法存在的专利权，若被侵权人通过专利无效程序，使得国务院专利行政部门宣告专利无效，则专利权人的专利自始无效，权利人向法院请求的基础丧失，进而其诉讼主张难以被法院支持。可以看出，请求宣告专利无效的作用可以视作专利诉讼的第一道保护门神。

因此，专利无效是被诉侵权人进行无效抗辩的一种方式，但是这种抗辩方式的审查主体却不是法院，而是专利复审委员会。一旦专利复审委员会将权利人的专利宣告无效或部分无效（特指被诉侵权的专利部分无效）后（虽然还可以通过行政诉讼救济，但如果无效结论被推翻，则属于另外的诉请^[2]），则可能直接导致权利人丧失请求法院支持的权利基础，因此专利无效似乎是被诉侵权人最佳选择。但是，是否专利侵权诉讼都需要通过专利无效的手段来阻碍原告的权利？为何不能在诉讼阶段让法院都承接专利无效的工作？

二、专利无效的优缺点

专利侵权诉讼的原告一般是有备而来，在诉讼前做了大量的准备工作，对比完己方产品和被控侵权方产品的技术特征，确定侵权行为无误后方向人民法院提起诉讼。根据《民事诉讼法》第一百二十五条，被告应当在收到法院转送的起诉状等文件之日起十五天内提交答辩状。因专利案件涉及的技术问题非常复杂，包括产品专利检索分析及技术比对、诉讼策略的选择、抗辩证据的收集等，十五天的答辩期对于被告来说是很紧张的。而根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条的规定，“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼”，被控侵权人在答辩期内可以以提起请求涉案专利权无效为由，请求中止诉讼。因此，从争取时间上来说，请求宣告专利权无效是一个必然要进行的操作。

被诉侵权人在答辩期间内请求宣告该项专利无效的好处很多，除了上述的中止诉讼为己方争取时间，而且如果专利权人授权的专利存在专利法及专利法实施细则中规定的使得授权专利无效的情形，可能权利人还需要修改权利要求，进而破坏专利权人的专利权基础，限缩专利的保护范围。甚至如果专利权人的授权专利被无效掉，被诉侵权行为就难以取得法院的支持，而是直接驳回原权利人的诉讼请求，可以说无效申请是为被诉侵权方的抗辩设立了一道防御防线。

既然无效程序好处如此之多，为何还要探讨无效程序和诉讼中的无效抗辩关系呢？如果无效程序这一门神都无法保护被诉侵权人，岂不是被诉侵权人就一定存在侵权行为了吗？正如全国人大代表，最高人民法院副院长罗东川在2019年两会期间提出的“我国专利无效程序的问题主要表现在两个方面：

其一，专利无效争议的行政诉讼定性不科学。

其二，在现行的专利无效程序下，循环诉讼难以避免。”[3]。

除此之外，根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条的规定，在被诉侵权人向国知局提起专利无效宣告的申请同时，法院也有不中止诉讼的情况。实践中，除了权利人拿出强有力的检索报告或者专利权评价报告这种情形可以阻却被诉侵权人中止诉讼外，如果被诉侵权人提供的请求宣告该项专利权无效的证据或者依据的理由明显不充分的话，法院就不会中止诉讼。

另外，即便被诉侵权人向国知局请求宣告专利无效，根据专利审查指南，当事人对自己提出的无效宣告请求所依据的事实有责任提供证据加以证明，而专利复审委员会一般不主动调查收集审查案件需要的证据。只有对当事人及其代理人确因客观原因不能自行收集的证据，应当事人在举证期限内提出的申请，专利复审委员会认为确有必要时，才可以调查收集。综上，除了罗院长提出的上述两点问题外，能否收集到足够的证据以无效掉专利权人的专利也是不可被忽视的因素。被诉侵权人向国家知识产权局提交了请求无效宣告的申请，存在驳回全部申请或驳回部分申请的情况，此时权利人和被诉侵权人都可以向北京市高级人民法院提起行政诉讼（一审），如果对一审结果不服，还可以向最高人民法院上诉（二审），而一旦专利无效进入行政诉讼程序，此时遇到的问题就如同罗院长指出的那样：“真正有争议的双方当事人在后续诉讼程序中的地位失衡”、“当事人在诉讼程序中不能引入新证据，原则上也不能和解，人民法院只能维持或撤销复审委决定，不能直接决定专利权的效力”、“专利复审委员会在大量专利无效案件中作被告，疲于应诉，难以将有限的行政资源集中用于处理快速增长的专利无效宣告请求”、“循环诉讼难以避免”。这里有一点需要特别指出：在专利行政诉讼中，“专利复审委员会由争议裁判者变成被告，事实上容易成为一方当事人的强势“代理人”，还可能会因其在诉讼程序中的不作为或者失误导致当事人利益受损”。因此，对于被诉侵权人，适用无效程序并非是专利诉讼的必经之路，也不一定会是最佳选择。

三、无效抗辩的使用

除了以申请宣告专利无效的方式进行专利权效力抗辩外，被诉侵权人还可以针对被诉侵权行为采取各类抗辩，主要包括专利无效抗辩、不侵权抗辩、不视为侵权抗辩（先用权抗辩、权利用尽抗辩、临时过境抗辩、专为科学和试验的抗辩及药品、医疗器械行政审批的抗辩）、现有技术及现有设计抗辩、合法来源抗辩和不停止侵权抗辩等。

本文限于篇幅，仅讨论专利无效抗辩。根据《专利法实施细则》第六十五条第二款中规定的“无效宣告请求的理由”，可大体分为三类：第一类是判断涉案的专利是否符合专利法规定的新颖性或创造性；第二类是涉案专利的说明书或权利要求书书写是否合规，即是否符合专利法第二十六条第三款、第四款规定的问题；第三类是行政规范的问题，包括涉案的发明专利申请是否未经保密审查而直接向外国申请专利的问题、是否属于滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益的问题，是否属于重复授权的问题等。无效抗辩的抗辩理由和申请宣告无效的法理基础相同，但法院审理的内容仅涉及专利权在本案中的效力的问题，其裁决并不对专利是否有效作出普世的判定，专利的有效性是行政部门审查的权利。在专利侵权诉讼中，专利无效抗辩的事由以前两类为主，第三类涉及国知局行政管理的问题故而此类无效抗辩不宜由法院介入。

下列说明第一类和第二类的无效抗辩理由：

第一类：权利人的专利不符合专利法规定的新颖性或创造性的专利无效抗辩

《专利法》第二十二条第二款规定：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。因此，若以涉案专利不符合“新颖性”为由进行抗辩，应当按“现有技术抗辩”和“抵触申请（申请在先，公开在后的专利申请）抗辩”两种抗辩形式进行。根据《专利审查指南》（2020）规定，判断新颖性时，应当将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布或公告在后的发明或实用新型的相关技术内容单独地进行比较，不得将其与几项现有技术或者申请在先公布或公告在后的发明或者实用新型内容的组合、或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比。因此，无论是哪种抗辩形式，就发明或实用新型专利的新颖性而言，都应满足单独对比原则。我国法院对“抵触申请抗辩”的观点是虽然和现有技术不同，但在案件审理时亦是类比于现有技术：“被控侵权人以已经公开的专利抵触申请主张不侵权抗辩的，人民法院可以参照适用现有技术抗辩的规定³”。因此，以涉案专利不符合新颖性作为专利无效抗辩事由的性质，实质上是与现行专利法规定的现有技术抗辩性质相同。

根据《专利审查指南》（2020）发明创造性的审查规定：“发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。”因此，发明的创造性不能是现有技术或现有被公知的内容。指南还规定：“与新颖性"单独对比"的审查原则(参见本部分第三章第3.1节) 不同，审查创造性时，将一份或者多份现有技术中的不同的技术内容组合在一起对要求保护的发明进行评价。”，因此，在向国知局申请专利无效的时候，采取审查的文件可以是一份或多份现有技术的组合进行综合判定。但在法院审理权利人涉案专利的创造性时，被诉侵权人以现有技术作为抗辩，只能是以一份和涉案专利最接近的现有技术和公知常识结合向法院说明被诉侵权产品为现有技术，进而进行专利无效抗辩。各地法院在审理现有技术的抗辩的规定大同小异，通过“现有技术+公知=被诉侵权专利”可得出侵权专利为现有技术的结论：“在被告提供充分证据证明其使用的技术属于一项现有技术方案与所属领域普通技术人员广为熟知的公知常识简单组合的情形下，应当允许其进行现有技术抗辩^[4]”、“所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术^[5]”。由此可见，如果涉及到更为复杂的多个现有技术文件对比，需要组合成“现有技术+现有技术=权利人专利”时候，则更加倾向于向专利复审委员会请求权利人的专利无效。

第二类：以授权文本中说明书及权利要求书存在问题的专利无效抗辩

1、说明书公开不充分，得不到说明书支持。