摘要

在权利要求创造性的判断中，通常会结合两篇或两篇以上现有技术文献进行对比分析，此时现有技术是否给出相互结合的技术启示是判断创造性的关键和难点，本文以一个发明专利的无效宣告请求案为例，具体分析本领域技术人员是否有动机将两篇现有技术文献相结合以获得权利要求的技术方案。

本案经历专利权无效宣告、行政诉讼一审、二审和再审程序，最终维持专利权全部有效，其中涉及如何确定发明实际解决的技术问题以及判断现有技术是否存在相互结合的技术启示。

发明名称：一种智能卡

专利号：CN20051013XXXX.2

申请日：2005年12月21日

授权公告日：2009年04月29日

本专利涉及一种智能卡，尤其涉及一种双卡系统中用于诸如自动柜员机（ATM）或端点销售系统（POS）卡片阅读机的终端机或用于如行动电话的通信终端机的智能卡。

本专利授权公告时的权利要求1如下：

1、一种智能卡，包括：处理器；用来与终端机通信的第一接口；用来与另一智能卡通信的第二接口；及用来产生重置信号给该另一智能卡的重置产生装置，所述处理器具有协议类型选取要求产生装置，用来产生协议类型选取要求信号给所述另一智能卡。

针对上述专利权，无效请求人于2011年06月20日向专利复审委员会提出了无效宣告请求，其理由是本专利权利要求1-13不具备专利法第22条第3款规定的创造性，请求宣告本专利权利要求1-13全部无效，请求人提交的主要证据如下：

对比文件1：EP1388811A1，公开日：2004年02月11日；

对比文件2：GB／T16649．3-1996号，《识别卡  带触点的集成电路卡第3部分：电信号和传输协议》，中国标准出版社，公开日：1997年09月30日。

对比文件1公开了一种对智能卡进行附加功能扩展的功能扩展模块以及具有这种功能扩展模块的智能卡，并具体公开了如下内容：功能扩展模块设置在所述智能卡，如SIM卡上，该功能扩展模块的第一接触部位和所述智能卡的第一芯片的相应接触部位相连接，第二接触部位用作与外部设备的接口。该功能扩展模块在一个优选的实施方式中具有一个中间协调单元19和至少一个第二芯片21。第二芯片21用于容纳任意服务提供商的第三方应用。中间协调单元19同SIM卡13和第二芯片21连接，协调在手机、SIM卡13和第二芯片21之间的通讯以及在必要时协调供电，对进入的数据进行分析，以判断数据是用于智能卡芯片还是用于功能扩展模块，并将数据流传给正确的芯片或芯片里存储的应用。可以将全部功能，即中间协调单元和第二芯片都集成到一个单独的芯片中去。而且，由于该功能扩展模块能够实现上述相应的控制处理功能，因此其隐含公开了具有处理器。

对比文件1的图1

对比文件2公开了适用于各种带触点的集成电路卡的操作过程，接口设备与卡之间的对话应顺序操作如下：第一步为接口设备连接和触点激活；第二步为卡复位；第三步为卡和接口设备之间的数据交换；第四步为接口设备释放触点。卡复位由接口设备启动，随后卡用第6章规定的复位应答信号来响应。对比文件2进一步公开：协议类型选择（PTS）协议，只允许接口设备启动PTS过程，该过程包括接口设备向卡发出一个PTS请求。其中，对比文件2中对接口设备的定义为“在操作中同集成电路卡电连接的终端、通信设备或机器”。

专利权人认为：（1）对比文件1与本专利方案不同，对比文件1中虽然数据或指令会通过功能扩展模块转发给第一芯片，但这些数据或指令皆是来自于一终端机，而非由功能扩展模块所发出，故对比文件1中的功能扩展模块并不能类推视为本专利权利要求1中的智能卡；（2）本专利权利要求1中的“智能卡”并不能等同于“接口设备”，由对比文件2对“接口设备”的定义可知，对比文件2所指的“接口设备”并非为“卡”，而是如同本专利所述的“终端机”或一般大众所熟知的“智能卡卡片阅读机”，依照对比文件2所描述，该接口设备无法对本专利中第一卡与第二卡分别执行PTS指令，对比文件2虽然规定了带触点的集成电路卡的电信号和传输协议，但对比文件2仅单纯记载了关于“接口设备”与“卡”之间的“复位”机制，与本专利权利要求1所主张的“卡”与“卡”之间的“复位”机制有很大的不同。

专利复审委员会认为，本专利权利要求1保护的技术方案与对比文件1相比区别在于：权利要求1中的智能卡还包括用来产生重置信号给该另一智能卡的重置产生装置；所述处理器具有协议类型选取要求产生装置，用来产生协议类型选取要求信号给所述另一智能卡。基于上述区别技术特征可以确定权利要求1实际解决的技术问题是：如何实现对另一智能卡的重置及协议类型选取要求的控制。由对比文件2公开的内容可知，按照带触点的集成电路卡标准的规定，智能卡插入接口设备后接收数据前均要由接口设备启动卡复位的过程和PTS过程。同时，由于对比文件1已经公开，所述智能卡能够通过功能扩展模块配备任意外部第三方应用，以实现所希望的功能扩展，即，本领域技术人员可以通过该功能扩展模块实现任意可实现的功能，而且，对比文件1中的SIM卡也属于标准的带触点的集成电路卡，该功能扩展模块相对于该SIM卡而言就是一种在操作中同集成电路卡电连接的“接口设备”，因此，当本领域技术人员面对如何实现对另一智能卡的重置及协议类型选取要求的控制问题时，能够从对比文件2公开的内容中获得启示，通过在功能扩展模块中设置重置产生装置、使得处理器具有协议类型选取要求产生装置，进而来产生重置信号、协议类型选取要求信号给所述另一智能卡，从而实现对另一智能卡的重置及协议类型选取要求的控制。由此可见，在对比文件1的基础上结合对比文件2得到权利要求1所保护的技术方案，对本领域技术人员来说是显而易见的，权利要求1所请求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。本专利权利要求2至13也不具有创造性。

专利复审委员会于2011年12月14日作出了第17705号《无效宣告请求审查决定》，宣告本专利全部无效。

专利权人不服专利复审委员会作出的第17705号决定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，请求撤销第17705号决定。

专利权人诉称：（1）对本专利权利要求1与对比文件1所确定的区别技术特征没有异议，但对于区别技术特征所解决的技术问题有异议，区别技术特征实际解决的技术问题是如何实现智能卡“自主”的对另一张智能卡发出重置信号，换句话说就是不依赖手机；（2）本专利权利要求1中的“智能卡”不同于“接口设备”，对比文件1和2之间没有结合的技术启示。

北京市第一中级人民法院一审认为，权利要求1保护的技术方案与对比文件1相比区别在于：权利要求1中的智能卡还包括用来产生重置信号给该另一智能卡的重置产生装置；所述处理器具有协议类型选取要求产生装置，用来产生协议类型选取要求信号给所述另一智能卡。基于上述区别技术特征可以确定权利要求1实际解决的技术问题是：如何实现对另一智能卡的重置及协议类型选取要求的控制。根据对比文件2公开的内容可知，按照带触点的集成电路卡标准的规定，智能卡插入接口设备后接收数据前均要由接口设备启动卡复位的过程和PTS过程。同时，由于对比文件1已经公开，所述智能卡能够通过功能扩展模块配备任意外部第三方应用，以实现所希望的功能扩展，即，本领域技术人员可以通过该功能扩展模块实现任意可实现的功能，而且，对比文件1中的SIM卡也属于标准的带触点的集成电路卡，因此，该功能扩展模块相对于该SIM卡而言就是一种在操作中同集成电路卡电连接的“接口设备”，因此，当本领域技术人员面对如何实现对另一智能卡的重置及协议类型选取要求的控制问题时，能够从对比文件2公开的内容中获得启示，通过在功能扩展模块中设置重置产生装置、使得处理器具有协议类型选取要求产生装置，进而来产生重置信号、协议类型选取要求信号给所述另一智能卡，从而实现对另一智能卡的重置及协议类型选取要求的控制。由此可见，对比文件1结合对比文件2得到权利要求1所保护的技术方案，对本领域技术人员来说是显而易见的，权利要求1所请求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，因此不具备创造性。

北京市第一中级人民法院于2012年12月14日作出（2012）一中知行初字第1325号行政判决，维持专利复审委员会作出的第17705号决定。

专利权人不服北京市第一中级人民法院作出的（2012）一中知行初字第1325号行政判决，向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民法院二审查明事实除与一审查明的事实一致外，另查明：本专利说明书第10页第三段记载，交易终端机30不会直接与第一卡32通信，第二卡31不仅对于交易终端机30为子卡，更为第一卡32的母卡。不论交易是否与第一卡32或第二卡31相关，由交易终端30机所发出的重置信号将直接只传送到第二卡31，一旦第二卡接受到RST2，则RST产生装置将产生重置信号（RST1）给第一卡。说明书第11页第2段记载，为克服难以在时间（400到40000个时脉内）内相应的问题，将第二卡31的RST装置设计成可以在第二卡31接上电源后，不论是否接收到来自交易终端机30的RST，自动产生重置信号给第一卡32。第3段记载，第二卡31的PTS判定装置将依据来自第一卡32所传送的PTS3是否由交易终端机30所发出的第一PTS要求信号所指定的协议可被第一卡32及第二卡31所接受并执行。第二卡31的PTS相应产生装置将传送另一个PTS响应信号给交易终端机30。

本专利的图3

对比文件1的说明书记载，本发明所述的解决方案特征在于，在手机11和SIM卡13之间插接了一个具有外部功能扩展模块17。这个功能扩展模块17在一个优选的实施方式中具有一个中间协调单元19和至少一个第二芯片21，这个芯片能构造为一个智能卡芯片。

对比文件2在范围部分记载，本部分规定了电源、信号结构以及集成电路卡与诸如终端这样的接口设备之间的信息交换。在定义部分记载，“接口设备Interface device在操作中同集成电路卡连接的终端、通信设备或机器。”

本专利权利要求1保护的技术方案与对比文件1相比区别在于：权利要求1中的智能卡还包括用来产生重置信号给该另一智能卡的重置产生装置；所述处理器具有协议类型选取要求产生装置，用来产生协议类型选取要求信号给所述另一智能卡。上述区别特征的作用在于实现智能卡向另一智能卡之间产生重置信号或者协议类型选取要求，而且，根据本专利说明书的记载，交易终端机不会直接与第一卡通信，不论交易是否与第一卡或第二卡相关，一旦第二卡接收到RST2，则RST产生装置将产生重置信号（RST1）给第一卡。第二卡自动产生重置信号给第一卡可以克服难以在较短时间内响应的问题。第二卡的PTS判定装置将依据来自第一卡所传送的PTS3是否由交易终端机所发出的第一PTS要求信号所指定的协议可被第一卡及第二卡所接受并执行。第二卡的PTS相应产生装置将传送另一个PTS响应信号给交易终端机。因此，本专利权利要求1要解决的技术问题是如何实现两卡之间的重置产生及协议类型选取要求产生控制。而第17705号决定及原审判决单纯认为本专利权利要求1要解决的技术问题是如何实现对另一智能卡的重置及协议类型选取要求的控制不妥，专利权人的此项上诉理由成立，本院予以支持。

对比文件2公开了智能卡插入接口设备后接收数据前均要由接口设备启动卡复位的过程和PTS过程，并隐含公开了在接口设备设置重置产生装置和协议类型选取要求产生装置。对比文件1将功能扩展模块设置在智能卡上，在优选的实施方式中可以将全部功能，即中间协调单元和第二芯片都集成到一个单独的芯片中去。故功能扩展模块的载体为智能卡，并插接在手机和SIM卡之间，在该技术方案中，手机是与智能卡连接的接口设备。而对比文件2公开的接口设备是指在操作中同集成电路卡连接的终端、通信设备或机器，可见，根据对比文件2的记载，本领域技术人员理解的接口设备应当不同于集成电路卡。因此，第17705号决定关于功能扩展模块相当于“接口设备”的认定错误，本领域技术人员不具有将对比文件1与对比文件2结合的动机，在实现一智能卡对另一智能卡的信号重置及协议类型选取要求的控制时，对比文件2未给出在智能卡上设置重置产生装置和协议类型选取要求产生装置的技术启示。第17705号决定及原审判决对此认定错误，专利权人的此项上诉理由成立，本院予以支持。

综上，北京市高级人民法院作出(2013)高行终字第950号行政判决：一、撤销北京市第一中级人民法院（2012）一中知行初字第1325号行政判决；二、撤销专利复审委员会第17705号决定；三、专利复审委员会就无效请求人对名称为“一种智能卡”的第200510132097.2号发明专利提出的无效宣告请求重新作出审查决定。

国家知识产权局专利复审委员会不服北京市高级人民法院作出的(2013)高行终字第950号行政判决，向最高人民法院申请再审。

最高人民法院认为：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求，但不能扩大或限缩专利权的保护范围。本专利权利要求1与对比文件1的区别是：权利要求1中的智能卡还包括用来产生重置信号给该另一智能卡的重置产生装置；所述处理器具有协议类型选取要求产生装置，用来产生协议类型选取要求信号给所述另一智能卡。根据上述区别特征，可以确定权利要求1实际解决的技术问题是，如何实现智能卡对另一智能卡的重置及协议类型选取要求的控制，而非两卡之间的重置和协议类型选取要求的控制。二审判决对本专利所要解决的技术问题的认定有误。最高人民法院于2014年12月1日作出（2014）知行字第7号行政裁定，指令北京市高级人民法院再审本案。

再审过程中专利复审委员会认为：1、确定权利要求实际解决的技术问题是要根据权利要求相对于作为最接近的现有技术的对比文件的区别技术特征来认定。在本权利要求1与对比文件1的区别技术特征中，仅涉及所述智能卡对另一智能卡的重置及协议类型选取要求的控制，完全不涉及所谓的两卡之间的重置产生及协议类型选取要求产生控制。2、对比文件2作为一份国家标准，目的是在规定与集成电路卡进行通信时所要遵循的标准规范，对比文件1中的“手机”是与智能卡连接的“接口设备”并不能排除对比文件1中的“功能扩展模块”也同样可以属于接口设备，按照对比文件2的定义，对比文件1中的SIM卡显然属于标准的带触点的集成电路卡，而插接在手机和该SIM卡之间、协调在手机、SIM卡之间的通讯、控制以及必要时协调供电的“功能扩展模块”，显然也是一种在操作中同集成电路卡连接并实现通信的“接口设备”，更何况，对比文件1中还明确公开了“所述智能卡能够通过功能扩展模块配备任意外部第三方应用，以实现所希望的功能扩展”，即可以在“功能扩展模块”中实现对比文件2中接口设备所实现的相应功能。其次，在面对如何解决与“另一智能卡”通信控制的技术问题时，去标准、规范中寻找技术手段是通信领域最基本的解决问题、处理问题的手段，本专利实质上就是将对比文件2中所实现的接口设备对于集成电路卡的通信控制未加改变的应用于本专利所述的智能卡对集成电路卡的通信控制上。

专利权人认为：1、本专利权利要求1相较于最接近的现有技术解决的技术问题是智能卡独立的向另一张智能卡产生重置信号和协议类型选取信号。2、对比文件2中接口设备不同于本专利智能卡，对于与“集成电路卡”通信的另一方“接口设备”的定义，即“在操作中同集成电路连接的终端、通信设备和机器”显然这是对比文件2作为规范首先要明确的定义，并且在对比文件2明确说明了作为“接口设备”应该能够提供GND：地（基准电压）；VCC：电源输入（由卡选用），参阅本专利说明书附图3可以清楚的看到GND和VCC信号都是终端机提供的，智能卡不具有提供能力。本专利的智能卡不具有对比文件2中接口设备的特性，专利复审委员会提到的对比文件1的“功能扩展模块”也不具有对比文件2中所规定的接口设备的性质，显然其也不能等同于接口设备。至于“所述智能卡能够通过功能扩展模块配备任意外部第三方应用，以实现所希望的功能扩展”参见对比文件1的译文，可以明确知道为所谓的第三方应用针对于功能扩展模块自身的，而非本专利是智能卡针对于另一张智能卡。3、对比文件1和对比文件2不存在相互结合的启示。第三方应用属于应用层的问题，而对比文件2中的接口设备对集成电路卡的启动处理过程以及本专利与对比文件1相比较的区别技术特征对应的都是物理层的问题，对于本领域技术人员而言显然属于不同层面的问题，不存在技术启示。4、本专利取得巨大的商业成功。本专利对应的同族专利已经在20多个国家和地区获得了授权，并且其保护范围比本专利要求1的保护范围还要大。本专利产品已经在全球多个国家进行销售，取得巨大的商业成功。为了证明其专利取得成功，专利权人在再审中提供了以下证据：（1）Safaricom有限公司给肯尼亚通信部的信件；（2）肯尼亚“民族日报”的一篇报道；（3）《商业周刊》一篇报道。

北京市高级人民法院再审认为：本专利权利要求1与对比文件1的区别是：权利要求1中的智能卡还包括用来产生重置信号给该另一智能卡的重置产生装置；所述处理器具有协议类型选取要求产生装置，用来产生协议类型选取要求信号给所述另一智能卡。根据上述区别特征，可以确定权利要求1实际解决的技术问题是：如何实现智能卡对另一智能卡的重置及协议类型选取要求的控制，而非两卡之间的重置和协议类型选取要求的控制。