中国企业如何考虑选择PCT途径实现海外专利布局
来源：知识产权家
日期：2022/11/09
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目前，中国企业的技术开发和创新发展到较高水平，知识产权保护意识也不断增强，尤其是2021年中共中央、国务院印发了《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》，在更高层次上助力提升知识产权保护意识和增强企业知识产权的创造、运用、保护和管理能力。同时，很多中国企业不断扩展海外市场，将产品或技术推广到海外，由此更需要加强海外知识产权保护，为企业的发展保驾护航。中国企业通常是基于国内研发的产品和工艺技术到海外申请专利，来获得在海外的知识产权保护。中国企业到海外申请专利通常可以依据我国加入的《保护工业产权巴黎公约》（巴黎公约途径）和《专利合作条约》（PCT途径）办理，也可以依据我国与目标国或地区签订的协议（主要是指双边协议）或互惠原则（又称对等原则）办理。本文主要探讨中国企业为什么、在什么情况下以及如何经由PCT途径申请专利的实践经验。
1．市场
如果企业想要到多个（例如三个以上）海外市场发展或者在海外有潜在的竞争对手，需要在相关的多个海外司法管辖区实施专利布局，则经由PCT途径申请一件国际专利申请在多个指定国生效是一种有效和有利的途径。另外，经由PCT途径提交申请后，可以在优先权日起30个月（有些国家是31、20或21个月）内，根据当时国内和国际市场的状况再决定选择进入哪些国家或地区。这样就可以给申请人足够的考虑和决策时间。
2．程序和费用
经由PCT途径,可以一种语言在一个专利局（受理局）提交一件专利申请,进而在申请中指定的每一个PCT成员国都产生专利申请的效力。由此，申请人只需完善一件申请文本而实现后续进入多个国家或地区，这相对于经巴黎公约等途径分别单独进入各个国家而言程序更简单，并明显节约费用和工作量，尤其是考虑到直接经由巴黎公约等途径需要准备多个不同国家的官方语言文本。
3．保密审查
由于专利制度的实质是“以技术公开换取法律保护”，如同世界上其他国家一样，中国也不断加强了国内技术在申请专利时的保护和保密审查，即审查专利申请是否涉及国防利益需要保密，或者要求保护的发明或者实用新型是否涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密（中国专利法第4和19条、实施细则第7条）。因此，对于完全或部分（技术方案的实质性内容）在中国境内（这里指中国大陆，不包括香港和澳门，这是根据“一国两制”基本原则，内地与香港和澳门地区采用不同的知识产权保护制度）完成的发明或者实用新型向海外申请专利之前，必须经过保密审查（中国专利法2020年修正版第19条第1款（之前2008年修正版第20条第1款）、实施细则第8条）。否则，对于相关技术在国内申请的专利不能被授予专利权（中国专利法第19条第4款和实施细则第53条）；并且即使授予了专利权，也可能会因为没有事先经过保密审查就到海外申请专利而被无效（中国专利法第45条以及实施细则第65条）。而向中国国家知识产权局（CNIPA）作为PCT受理局提交PCT申请视为同时提出向外国申请专利的保密审查请求，一般在提交后的大约一个月内如果收到了国际申请号和国际申请日通知书（PCT/RO/105表），即意味着已经完成和通过了保密审查。由此，避免了单独提交保密审查请求的程序。
4．检索报告
PCT申请提交后会收到一份国际检索报告（优先权日起9个月，或收到检索本起3个月，以后到期者为准；PCT实施细则第42.1条）。国际检索单位会同时给出一份专利性国际初步报告（书面意见）。申请人可以根据检索报告中引用的现有技术文件和检索单位的初步专利性分析来考虑是否继续该PCT申请，是否进入国家阶段。这对申请人的决策提供了有益的帮助和参考。
1. 进入国家数量
如果企业想要到多个（例如三个以上）国家或地区实施专利布局，PCT途径是一种成本、程序上有效和有利的途径。
2.保护类型
经由PCT途径，可以申请发明和实用新型专利，但是不能申请外观设计专利（专利合作条约第2条）。对于外观设计，中国刚刚加入了海牙协定，中国企业可以依据海牙协定提交外观设计国际申请。
1．提交文本的语言
中国企业在撰写PCT申请时，考虑到中文为母语，为了准确表达发明构思和便于文本撰写，可以直接以中文撰写，以中文向CNIPA作为PCT的受理局提交。当然，目前中国发明人的英语水平都比较高，为了便于到国外申请或者与外国同事的交流，也可以以英文撰写。CNIPA作为受理局可以受理中文或英文撰写的文本。
2．申请主体和受理局
根据专利合作条约第9和10条和专利合作条约实施细则第19条，PCT缔约国的任何国民或居民可以向所在国的国家局作为主管受理局提出国际申请，也可以向国际局提交国际申请。如果申请人的国籍和居所分属于不同缔约国，可以由申请人从中选择一个国家局作为国际申请的受理局。因此，中国企业（中国法人）通常可以向CNIPA提交PCT申请。如果该中国企业是外国企业在中国的子公司，又想为了便于后续总公司的全球专利管理而选择国外的总公司作为申请人，这时可以考虑选择一个中国发明人作为本申请不太可能进入的国家的共同申请人，例如塞舌尔（SC）或马达加斯加（MG）。
3．检索单位的选择
在提交PCT申请时，还需要同时指定国际检索单位（ISA）。对于中国企业，一般可以选择CNIPA为国际检索单位。根据CNIPA和欧洲专利局（EPO）于2020年12月1日启动的为期两年的PCT国际检索单位试点项目，中国申请人向CNIPA或国际局作为主管受理局按照专利合作条约以英文提交的国际申请将可以选择EPO作为国际检索单位，当然仍可选择CNIPA作为国际检索单位。如果企业对于相关的发明创造更关注海外尤其是欧洲的知识产权保护，特别是对于国外的总公司作为申请人的情况，可以选择EPO作为检索单位，但是需要按照PCT实施细则第16条的规定足额缴纳检索费。选择EPO作为ISA，国际检索费数额目前为1775欧元；在过渡期内，该费用要求申请人以欧元直接缴纳至EPO。如果选择EPO作为ISA，则在进入欧洲阶段的时候就无需EPO再进行补充欧洲检索，申请人无需另外支付补充欧洲检索的官费，由此也可以加快欧洲阶段的授权程序。此外，对于选择EPO作为ISA的PCT申请，根据国际单位与国际局之间的协议内容，如果申请人要求对PCT申请进行国际初步审查，应选择EPO作为国际初步审查单位（IPEA）。
对于PCT申请，在收到国际检索报告（PCT/ISA/210表）后，如果有明显破坏新颖性的对比文件，申请人可以考虑根据PCT第19条在国际阶段修改权利要求书（“19条修改”）。这是考虑到很多国家或地区的司法实践中对于新颖性的判定是比较相似的，而对于创造性的评价方式相差比较大。19条修改会随原始国际申请文本一起公布，以该修改后的权利要求书在后续进入各国家阶段时作为审查基础可以避免收到多个类似的反对新颖性的审查意见通知书，减少通知书的次数和相关的律师费用。申请人可以在国际检索报告传送日起2个月或者自优先权日起16个月，以后到期为准，提交19条修改（PCT实施细则第46.1条）。19条修改仅限于对权利要求书进行修改，并且直接送往WIPO国际局。申请人也可以选择提出国际初步审查请求（自优先权日起22个月或者自传送国际检索报告之日起3个月，以后到期为准；PCT实施细则第54条之二.1），并可以在提交国际初步审查要求书时或者在初步审查过程中，直至国际初步审查报告制定之前提出修改（“34条修改”），并且可以针对国际检索单位发出的书面意见（当提初步审查请求时，这通常视为国际初步审查单位的第一次书面意见）和可能的国际初步审查单位的第二次书面意见进行答辩（PCT实施细则第66条）。34条修改可以涉及权利要求书、说明书和附图。申请人应直接将文件提交至主管国际初步审查单位，对于中国申请人来说，一般是指CNIPA或者EPO。34条修改不进行国际公布。在后续进入国家阶段时，可以选择同时提交该修改作为审查基础，以加快后续国家阶段的审查进程。由于目前国际检索单位会在提供检索报告的同时出具一份比较详细的可专利性初步意见（国际检索单位的书面意见），这已经给予申请人比较深入的专利性分析；同时，国际检索单位的书面意见也通常会视为国际初步审查单位的第一次书面意见；另外，由于各个国家的审查制度的差异，当国际检索单位的书面意见或国际初步审查报告为正面时，进入国家阶段时并不必定得到国家局的认可，因此目前实践中较少进一步提出国际初步审查请求。当然，在国际检索单位的书面意见(PCT/ISA/237表；WO-ISA)、国际初步审查单位的书面意见（PCT/IPEA/408表；WO-IPEA）或国际初步审查报告(PCT/IPEA/409表；IPER)对于全部权利要求或部分权利要求的评价是肯定的情况下，申请人可以通过专利审查高速路项目（Patent Prosecution Highway；PPH；在此具体是指PCT-PPH）加快国家阶段的审查和授权程序。为此，申请人也可以在国际阶段提出国际初步审查请求来进行答辩或修改，争取获得国际阶段的正面评价。另外，也有一些国家的检索和审查水平相对较弱，这些国家的国家阶段的审查可能更多参考国际检索报告或国际初步审查报告。如果有意向进入这些国家，在国际阶段提出国际初步审查请求来争取获得国际阶段的正面评价也是有利的。另一方面，尤其是，提出国际初步审查还可以推迟PCT申请进入某些国家的国家阶段的时间。对于某些不受专利合作条约第22条规定的进入国家阶段的30个月期限约束的国家（例如2022年2月10日为止有卢森堡（20个月）、坦桑尼亚（21个月）；参见https://www.wipo.int/pct/zh/texts /time_limits.html），在自优先权日起19个月内提出国际初步审查请求可以将进入这些国家的期限从自优先权日起20或21个月推迟至30或31个月内。因此，如果考虑进入这些国家，则可以考虑提出国际初步审查请求。这里，还可以关注一点，卢森堡也可以在31个月期限届满前通过欧洲申请进入,坦桑尼亚可以在31个月期限届满前通过非洲地区知识产权组织进入。
1.台湾（TW）
由于有一些国家或地区不是PCT成员国，因此不能通过PCT途径实现进入这些国家或地区的专利保护，例如我国台湾省。如果要在台湾地区获得专利保护，需要单独向我国台湾地区相应部门提交申请。
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