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专利
如何突破“全面覆盖”认定专利侵权
来源:知产力 日期:2022/10/24 浏览量:426

——使用环境特征与帮助侵权在诉讼实务中的选择


作者 | 刘林敬 北京超成律师事务所
编辑 | 佳欣


摘要

使用环境特征与帮助侵权均是在侵权比对时表面上不满足“全面覆盖原则”这一侵权判定规则,给权利人赋予的一种侵权救济机会,弥补了部分方法类(如通信类)专利在撰写时存在的缺陷,或将非必要技术特征写入权利要求后对权利人带来有失公允的后果。二者在认定条件上具有联系也有区别。本文首先从时间维度对使用环境特征的提出和发展进行了归纳,从而对使用环境特征的概念进行了明确,随后进一步归纳了司法实践中对于包含使用环境特征权利要求的侵权认定思路;其次对帮助侵权行为的构成要件进行了分析;再次分析了使用环境特征与帮助侵权在侵权判定时的联系与区别;最后提出了具体情形下使用环境特征与帮助侵权在诉讼实务中的选择建议。
关键词: 使用环境特征 帮助侵权 全面覆盖 侵权认定

一、

 使用环境特征的提出和发展

1

概念的提出

使用环境特征是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或者条件的技术特征;该概念最早由最高人民法院在株式会社岛野诉宁波日聘工贸有限公司侵害发明专利权纠纷案[1]中提出,该案入选了最高人民法院知识产权案件年度报告(2012)。


2

北京高院的指导文件

北京市高级人民法院于2013年9月公布的《专利侵权判定指南》以地方司法指导文件的形式对使用环境特征做了进一步规定:写入权利要求的使用环境特征属于必要技术特征,对专利权保护范围具有限定作用。使用环境特征是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或者条件的技术特征。被诉侵权技术方案可以适用于产品权利要求记载的使用环境的,应当认定被诉侵权技术方案具备了权利要求记载的使用环境特征,而不以被诉侵权技术方案实际使用该环境特征为前提。


3

写入司法解释

最高人民法院于2016年3月公布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第一次以司法解释的形式对包含使用环境特征的权利要求侵权认定作出了具体规定:被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的,人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

该解释以开放性表述方式对使用环境特征的侵权认定做了规定,实质可以包含三种情况:第一种情况,要求被保护的主题对象可以使用于该种使用环境即可,不要求被保护的主题对象必须用于该种使用环境。第二种情况,如果本领域普通技术人员在阅读专利权利要求书、说明书以及专利审查档案后可以明确而合理地得知被保护对象必须用于该种使用环境,那么该使用环境特征应被理解为要求被保护对象必须使用于该特定环境。第三种情况,被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境,则被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。


4

概念的进一步明确

2021年最高人民法院在ALC粘合剂技术责任有限公司与温州市星耕鞋材有限公司侵害发明专利权纠纷案[2]中对使用环境特征的概念做了进一步明确:所谓使用环境特征,是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或条件的技术特征。按照技术特征所限定的具体对象的不同,技术特征可分为直接限定专利保护主题对象本身的技术特征以及通过限定保护主题对象之外的技术内容来限定保护主题对象的技术特征。前者一般表现为直接限定专利保护主题对象的结构、组分、材料等,后者则表现为限定专利保护主题对象的使用背景、条件、适用对象等,进而间接限定专利保护主题对象,因而被称为“使用环境特征”。常见的使用环境特征多表现为限定被保护主题对象的安装、连接、使用等条件和环境。但鉴于专利要求保护的技术方案的复杂性,使用环境特征并不仅仅限于那些与被保护主题对象安装位置或连接结构直接有关的结构特征。对于产品权利要求而言,用于说明有关被保护主题对象的用途、适用对象、使用方式等的技术特征,虽对产品的结构并不具有直接限定作用,也属于使用环境特征。
该案对使用环境特征做了进一步解释,入选了最高人民法院知识产权案件年度报告(2021)。

二、

 包含使用环境特征权利要求的侵权认定

实践中,对于包含使用环境特征的权利要求在与被诉侵权技术方案进行比对从而进行侵权认定时,法院审理思路主要遵循以下三点:
1、认定某技术特征为使用环境特征;
2、判断相关使用环境特征对于专利保护范围的限定程度,即使用环境特征对权利要求的限定作用的大小,具体地说是指该种使用环境特征限定的被保护的主题对象必须用于该种使用环境还是可以用于该种使用环境,该判断可以通过阅读专利权利要求书、说明书以及专利审查档案后得出;
3、被诉侵权技术方案是否必然/可以用于权利要求中记载的使用环境技术特征,从而判断是否落入权利要求保护范围。
此处,在判断是否落入权利要求保护范围的前提是权利要求与被诉侵权技术方案相比除使用环境特征之外的其他技术特征均相同或等同。并且原告应当举证证明被诉侵权技术方案是否可以/必然用于权利要求中记载的使用环境技术特征,被告也可以举证证明被诉侵权技术方案不能/不必然用于权利要求中记载的使用环境技术特征。
相关审理思路可以参见株式会社岛野诉宁波日聘工贸有限公司侵害发明专利权纠纷案[3]、宁波昂霖智能装备有限公司等与徐州中森智能装备有限公司侵害实用新型专利权纠纷案[4]、江苏汉德森智能科技有限责任公司与欧普照明股份有限公司侵害实用新型专利权纠纷案[5]、厦门卢卡斯汽车配件有限公司等与瓦莱奥清洗系统公司侵害发明专利权纠纷案[6]


三、

 帮助侵权的司法认定

帮助侵权最早是侵权责任法(后被民法典吸收)中的概念,后来通过《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十一条一款予以固定,形成了专利法意义上的帮助侵权。该条款规定:明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等,未经专利权人许可,为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为,权利人主张该提供者的行为属于民法典第一千一百六十九条规定的帮助他人实施侵权行为的,人民法院应予支持。
司法实践中,构成帮助侵权一般需要同时满足以下方面:
1、权利要求与被诉侵权技术方案比对不符合“全面覆盖原则”。
2、侵权人主观上明知。该明知从字面理解应当包含两层意思,即一是明知其提供的产品为专用品,二是明知涉案专利的存在。尽管被告主观心态他人无从知晓,但是可以从客观证据反应出的情况进行推测,实践中对于“明知”主要通过产品用途进行判定,即如果被控侵权产品为专用品,具有特定用途,其一旦使用必然落入涉案专利保护范围,则可以认定被告明知被诉侵权产品系专门用于实施涉案专利的设备。
在南京特能电子有限公司与南京西普尔科技实业有限公司侵害实用新型专利权纠纷一案[7]中,江苏省高级人民法院认为,根据西普尔公司的自认以及被诉产品说明书的记载内容,被诉产品的唯一用途就是给蓄电池充电。当其为蓄电池充电时,必然具有“与蓄电池相连”这一技术特征。因此,被诉产品在正常使用时,即具备了涉案专利权利要求1的全部技术特征。虽然被诉产品本身并不具备涉案专利的全部技术特征,但该产品的唯一用途致使其一旦使用则必然落入涉案专利的保护范围,而对此西普尔公司亦属明知。
当然,如果之前向行为人发送过侵权警告、双方之前有代理或许可关系、行为人之前在权利人公司任职、就侵权事宜有过相关交涉或调解等情形等,则更容易证明对方“明知”的主观心态。具体可以参照《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第三条具有侵害知识产权的故意的几种情形。
3、产品具有专门性。有关产品必须是专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等,包括专用于制造专利产品的材料、设备、零部件、中间物等,专用于实施专利方法的材料、设备、零部件、中间物等。所述材料、设备、零部件、中间物等不具有其它商业上、经济上的非侵权用途。在菲利普莫里斯生产公司、烟神科技(深圳)有限公司与深圳市凯明瑞科技有限公司侵害发明专利权纠纷案[8]中,最高人民法院认为:由于电子烟产品消费者购买被诉侵权产品的唯一目的就是将该产品与烟弹结合实现吸烟体验,凯明瑞公司、烟神公司制造被诉侵权产品的唯一目的,亦是将该产品最终出售给电子烟产品消费者,使得其在购买被诉侵权产品后与烟弹相结合使用,从而再现涉案专利权利要求1的完整技术方案。
司法实践中,一般由被控侵权行为人就“有关产品具有其他合理的经济和商业用途”承担证明责任。
010-57297529