日本专利法中引入专利无效抗辩的过程，经历了“严格职权分离下的一元制”“公知技术抗辩中的初步适用”“专利无效抗辩下的扩张适用”三个阶段，并最终立足于日本民法中的权利滥用理论，注重客观层面的利益衡平和诉讼效率，同时在涉标准必要专利禁令及赔偿救济中得到推广。我国新《专利法》自2021年6月1日开始施行，其中新引入了诚实信用原则及禁止权利滥用原则。结合最新的司法实践，上述条款的引入，为在坚持“专利权有效原则”的前提下，从权利衡平和诉讼效率的角度对被告方提出的权利滥用抗辩进行审查，提供了更多的理论依据和现实可能。

第一阶段：严格职权分离下的一元制（1885年—20世纪60年代）

日本专利制度肇始于明治维新后1885年施行的专卖专利条例，此后日本在1888年以德国法为蓝本，制定专利条例。同时，受当时日本帝国宪法“行政权优先”思想的影响，专利条例规定特许厅对于专利效力拥有终局审查权。直至1921年，日本专利法作出修改，明确当事人不服特许厅审查决定的，可以起诉至日本最高法院的前身——日本大审院。但关于法院能否在专利民事案件中对于权利效力作出判断，日本大审院和此后的日本最高法院都给出了否定答复。在1904年的“导火线制造器械案”中，大审院明确指出，专利权的有无判断应当专属于特许厅，民事审判中不宜作出专利无效的判断。[1]

不过，在这一阶段，日本专利界曾对是否应当采取严格的职权分离主义进行过讨论。被称为“日本凯恩斯”的特许厅首任长官高桥是清曾表示：“随着法官对于专利诉讼的理解不断加深，在相关判例积累到一定程度的情况下……但现阶段应以特许厅的行政审查为主。”[2]由此可以看出，日本专利界认为严格的职权分离主义并非恒定，其更多地是作为当时的历史条件下最为适宜的专利审查机制而适用。

第二阶段：“公知技术”切口下“权利滥用说”的引入（20世纪60年代—2000年）

20世纪50年代后，随着日本经济由战后复兴期进入高速成长期，家电、半导体、制造业等业界对于提升专利纠纷解决效率、缩短争议解决周期的呼声不断提高，专利界围绕在侵权案件中法院是否有权审查专利效力、如何判断专利效力等也提出了很多新的观点[3]，其中最主要的是关于涉案专利中包含公知技术的情形，具体可分为以下两种情况：

第一种，当涉案专利中的一部分为公知技术时，引入“限定解释说”，即当涉案专利权利要求所记载的发明有几个实施例，其中某一个实施例已经公知而其他的实施例还没有被公知的情况下，如果被控侵权产品就是已经公知的那个实施例，法院可以将专利权保护范围确定为不包括被控侵权产品的情形，从而认定不侵权。[4]

实际上，这种理论更类似于我国专利民事侵权程序中限缩解释权利要求的做法，即根据权利要求的记载，结合本领域技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定权利要求的内容，也就是通过限缩解释将权利人的保护边界与其技术贡献相匹配，由此认定不构成侵权。[5]

第二种，当涉案专利中全部为公知技术/现有设计时，引入“权利滥用说”。两个典型案例为：一是在“玻璃容器案”中，涉案专利的某共有人因内部纠纷，在专利申请阶段曾以“不具备新颖性”为由对涉案专利提出异议，后来共有人之间争议得到解决，涉案专利顺利获得授权。在之后以涉案专利为权利基础的侵权诉讼中，法院认定涉案专利本身不具备新颖性，而且授权过程中发生的异议风波足以证明共有人明知涉案专利不具备新颖性，由此认定原告的起诉行为构成权利滥用；二是在“金属板案”中，原告在申请外观设计之前，曾经对外公开该外观设计，法院就此认定原告构成权利滥用，驳回原告的诉讼请求。[6]

由此可知，在这一阶段，日本专利界仍倾向于认为专利民事案件中如要适用权利滥用抗辩，需考查专利权人主观上是否具有故意，即如果认定权利人对于涉案专利属于公知技术或现有设计是明知的，则可以支持被告提出的权利滥用抗辩。

第三阶段：专利无效抗辩下“权利滥用”的扩张适用（2000年至今）

20世纪末，一元制背景下的专利侵权案件中，法院针对被告的专利无效抗辩，多数情形下只能要求被告提起无效程序，由此导致诉讼中止情况频发，审理周期长的问题愈加凸显。为此，日本专利界希望在专利民事案件中仿效欧美引入专利无效抗辩制度的声音不断高涨。而与此同时，专利界对于“问题专利”现象的重视和民法界对于“权利滥用”概念的拓展，为借助“权利滥用”引入专利无效抗辩提供了条件。

一方面，在对日本专利制度影响较大的美国，20世纪90年代开始有许多学者从授权标准、审查程序等方面对美国的专利质量，特别是生物技术、计算机软件等专利发明的质量提出尖锐批评，认为专利过多过滥的趋势将造成对专利制度的滥用。[7]对此，日本专利界也开始对在专利民事诉讼中规制“问题专利”的路径提出新的思考。

另一方面，在日本的民法体系下，关于权利滥用学说出现了重视适用“公共福祉”以迫使私权让步的所谓“客观标准倾向”，即将权利人行使权利产生的个体利益与行权对社会整体造成的损害相比较，如果认定对社会带来的损害更大，即认定构成权利滥用。[8]这一过程中，对于权利人主观上是否存在故意或重大过失等不当意图的考量则非常有限。在“板付机场美军基地案”中，日本法院认定原告作为产权人，以租赁契约到期要求返还土地的主张，将导致美军无法继续在日本驻扎，从社会性、公共性的角度考量，原告对于自身私权的行使将会给日本带来巨大损害，构成权利滥用。[9]因此，后来任日本知识产权高等法院院长的高部真规子即提出：“从溯及力的角度看，存在明显无效理由的专利权未来一定会被无效，因此如果允许以这种专利权提起诉讼，客观上将会造成利益失衡。所以将此情形作为专利权滥用加以规制，并未违反权利滥用法理。”[10]

为此，日本最高法院于2000年4月在著名的“富士通诉德州仪器确认不侵害专利权案”中作出尝试。该案中，法院指出，在特许厅对专利权效力作出判断之前，如果审理专利侵权诉讼的法院认为该专利确实存在明显的无效理由，在无其他特殊情形时，可以认定权利人行为构成权利滥用，不支持其被诉侵权人构成侵权的主张。该判决特别指出：“1904年的‘导火线制造器械案’等大审院的相关判例与本案观点相左，因此与本案观点抵触之处，应当予以纠正。”[11]法院还归纳出以下两点具体的裁判要旨：

1.从权利衡平的角度出发，如果认可基于类似于本案的（瑕疵）专利权主张停止侵权、赔偿损失，将实质上给此类专利的专利权人带来不当利益，从而违反公平理念；

2.从诉讼效率的角度出发，在如上所述（涉案专利存在瑕疵的）专利侵权诉讼中，如未经特许厅无效程序作出无效裁决，就不允许被告以专利应当无效为由进行抗辩，将导致当事人被迫提起专利无效，不符合诉讼经济的要求。

此后，经司法制度改革审议会讨论，日本于2004年修改专利法，新增第104条之3，明确规定“在专利侵权诉讼中……当法院认定涉案专利根据专利无效程序应该被宣告无效时，专利权人……不得针对相对方行使专利权”。至此，日本专利法实际上赋予了法院在专利侵权诉讼中处理无效抗辩的权力，并且没有对无效抗辩理由的具体范围作出限制，即无效抗辩不仅可以基于缺乏新颖性、说明书公开不充分、权利要求得不到支持等涉案专利明显无效的理由提出，更可以基于缺乏创造性等理由提出。

第四阶段：“权利滥用抗辩”在标准必要专利禁令救济中的推广（2014年至今）

事实上，日本专利界在涉标准必要专利禁令救济及赔偿的案件中，基于前述“富士通诉德州仪器确认不侵害专利权案”的尝试，也采用了禁止权利滥用的理论。日本知产研究所在2013年发布的《标准必要专利权利行使调查报告书Ⅱ》中即提出：“（针对标准必要专利中的禁令救济）虽然专利法中无明确规定，但可以基于民法规定的诚实信用原则和禁止权利滥用原则加以规制。”[12]

在2011-2014年审理的“苹果诉三星涉标准必要专利确认债务不存在案”中，围绕三星公司作为标准必要专利权人是否有权就苹果公司生产、销售iPhone 4等产品的行为主张损害赔偿，东京地方法院认定三星公司违反诚实信用义务，其对苹果公司主张许可费赔偿的行为构成权利滥用，具体基于两点：首先，三星公司作为专利权人就其SEP作出了FRAND承诺，但在谈判过程中存在违反诚信要求的行为；其次，苹果公司作为标准实施者在谈判过程中始终是善意的。[13]

日本专利界对于权利滥用抗辩在SEP禁令及赔偿救济中的推广，本质上是将标准必要专利作为一种私权，当专利法缺少有关禁令救济的具体规则时，由民法基本原则进行兜底，避免出现利益失衡。这一点在我国的相关司法解释及“华为诉三星案”“西电捷通诉索尼案”中也有所体现。[14]我国专家也提出标准必要专利如果适用禁令救济，需要从“标准必要专利权人在谈判过程中无明显过错、遵循FRAND原则”和“标准必要专利实施人存在明显过错、违反FRAND原则”两个方面展开。[15]这一裁判思路与日本“苹果诉三星案”的审理方式是相近的。

回顾日本引入专利无效抗辩的过程，其经历了“严格职权分离下的一元制”“公知技术抗辩中的初步适用”“专利无效抗辩下的扩张适用”三个阶段。日本专利无效抗辩制度呈现出三个特点：

第一，法院在认定无效抗辩成立时，并不直接对专利效力作出判定，而是认为行权方式不具备正当性，因此这种认定并不具有对世性；

第二，无效抗辩的理论基础来源于日本民法中的禁止权利滥用原则，并且相对于主观意图的判断，更加注重客观层面的利益衡平和诉讼效率；[16]

第三，对于涉案专利的无效理由并未作出限制，法院可直接对专利是否具备创造性等进行审查，且权利滥用抗辩在SEP案件中也得到了推广，与中国对涉SEP禁令及赔偿救济案件的处理方式有异曲同工之处。

图1 日本专利侵权诉讼中专利无效抗辩的适用流程