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美国专利申请、审查与无效程序
来源:知识产权家 日期:2022/03/31 浏览量:1128


 作者:   

尹锋林

中国科学院大学知识产权学院 副教授

齐劲沣

中国科学院大学知识产权学院 硕士研究生



美国《专利法》(Consolidated Patent Laws-March 2021 update)详细规定了申请专利、专利审查、颁发专利证书、权利救济等全部程序。发明人在美国获得专利权,可能需要历经专利申请、专利审查、审查结果的申诉与上诉、专利无效四个阶段,主要流程如图1所示。

 

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图1 美国专利申请流程

 

美国专利申请要求


美国《专利法》等法律文件主要规定了发明专利、外观设计与植物新品种专利等形式,权利人可以直接向美国专利商标局(USPTO)或通过《巴黎公约》《专利合作协定》等国际条约向美国提出申请。在美国,发明人可以按照主题申请,根据发明专利、外观设计与植物专利等不同类型申请专利。三种专利均可提交非临时申请,其中发明专利和植物专利的申请人还可以主张临时申请。[1]

 

除美国《专利法》另有规定外,应由申请人以书面形式向专利商标局局长提出。专利申请应包括说明书、附图、宣誓或声明。申请必须与法律规定的规费一并缴纳。在说明书和附图提交后,申请人也可以按照专利商标局局长规定的期间和条件缴纳规费和提交宣誓。如果申请人未能在规定期间缴纳规费、提交宣誓或声明的,则其申请被视为放弃,但是存在不可避免且非主观原因造成的情况除外。申请日为专利商标局接收说明书和附图之日。请求人须提供的主要材料如下[2]:


说明书

(Specification)

申请人应采用完整、清晰、简洁而精确的语言阐述发明的制作与使用方式和工艺过程,从而使任何熟悉该项发明的相关技术领域人员均能制作及使用。说明书还应提出发明人拟定的发明付诸实践的最佳方式。美国《专利法》规定的说明书(Specification)与中国《专利法》所要求的说明书不同,其不仅应包括对发明创造的说明,还应包括权利要求(claims)。因此,美国《专利法》规定的说明书其实是中国《专利法》规定的说明书和权利要求书的结合。


附图

专利商标局局长可以视情况要求申请人在收到通知后的2个月内提交。但是,附图不得用于以下两种情形:一是补充因披露信息不充分而导致的说明书的瑕疵;二是为解释权利要求的范围而对最初披露的信息予以补充。专利商标局局长可以要求申请人提供适当大小的模型,以展示其发明物的各个细节。


发明人的宣誓或声明

相关文件应当包含提出申请的发明人姓名。发明人宣誓内容主要包括两方面:一是申请是由宣誓人或声明人本人作出,或经他人授权作出;二是申请人或宣誓人确信本人是其所提出的权利要求的原始发明人或原始共同发明人。

法定申请费用[3]

不同类型的专利申请费用有所不同。外观设计专利费用为每件220美元;植物专利费用为每件220美元;临时专利申请为每件220美元;其他每件新申请为330美元。申请人提起国际申请[4],进入国内审查阶段后,费用为每件330美元[5];如果申请说明书和附图超过100页,每超过50页加收270美元。

 

美国专利审查流程


按照美国《专利法》中可专利性的规定,[6]凡发明或发现任何新颖且有用(any new and useful process)的方法、机器、制造品、物质的组合,或进行了新的而有用的改良的,申请人可以根据法定的条件和要求获得专利权。处理申请程序的时间通常为6个月左右。[7]


新颖性审查

美国《专利法》对专利新颖性做出了反向界定,除非权利要求属于现有技术,[8]或者存在下列两种情况,否则申请人均可以取得专利权:[9]一是有效申请日之前,该项发明已经被授予专利权、记载在印刷出版物中、公开使用/销售或因其他方式而能够为公众获得;二是在申请日之前该发明已经被他人申请专利,且他人申请的专利已被授予专利,或记载在公开或者视为公开的专利申请中。[10]

 

另外,即使申请人所提出的专利权利要求,在有效申请日之前1年内已被披露,若符合下列情况,则其仍不丧失新颖性,即:该批露是发明人、共同发明人直接或间接地向公众或第三人批露的。

 

非显而易见性审查

非显而易见性[11]是指权利要求与现有技术之间没有明显差别。发明人在提出权利要求之前,如果申请专利的技术对于本领域一般技术人员而言显而易见,则该发明不具有非显而易见性。


颁发专利证书

(Issue of patent)

如果申请人依法有权获得专利,专利商标局应将核准申请的书面通知发送或邮寄送达至申请人。[12]通知应当载明发行专利所需的费用,专利申请人应于通知后3个月内缴纳。如果申请人不按时缴纳费用,专利申请即视为被放弃。专利证书应载明发明的名称,专利权人有阻止他人在美国境内制造、使用、许诺销售、销售发明或者向美国进口发明的权利。如果权利要求属于方法发明,则权利人有排除他人在美国境内使用、许诺销售、销售依说明书和特定要求通过该方法制造的产品的权利。在缴纳了美国《专利法》规定的费用后,专利授权保护期间应自专利证书核发之日起至专利申请在美国提起之日满20年为止。[13]


美国专利审查申诉与上诉程序


申请人如果对专利申请被驳回的审查结果有异议,专利商标局局长应首先告知驳回理由,并附送对判断其申请能否成立有帮助的信息和参考材料。申请人在接到此通知后,仍坚持其专利权利要求的,无论是否做出修改,专利商标局均应重新审查。[14]若专利申请人的申请仍被驳回的,申请人可以向美国专利审判和上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board,PTAB)申诉,但须缴清申诉费。[15]如果对该委员会作出的决定亦不服,可以向联邦巡回上诉法院上诉,或者放弃此项权利,而通过民事诉讼寻求救济。

 

向联邦巡回上诉法院上诉

申请人有权向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。[16]专利商标局局长应向联邦巡回上诉法院移交专利商标局存档的经签章的材料清单。在上诉审理期间,法院可以要求专利商标局局长提交相关文件的原件或经签章的复印件。美国联邦巡回上诉法院受理上诉后,应根据专利商标局提出的证据对上诉进行审理并作出判决。判决后,法院应向专利商标局局长发出命令和意见,该命令和意见应归入专利商标局档案,并能对本次审查之后的程序产生一定程度的制约。


通过民事诉讼救济权利

如果申请人不服PTAB的决定,也未向美国联邦巡回上诉法院提出上诉,则其可以在规定期限内向弗吉尼亚东区联邦地区法院对专利商标局局长提起民事诉讼。上诉期限由专利商标局局长规定,但是不得少于60日,[17]该法院可以根据案情作出判决。如果法院认为上诉人有权就该发明取得专利权,则应判决专利商标局局长依照法律的要求颁发专利证书。

 

美国专利无效宣告的主要程序


美国专利无效宣告程序主要包括单方复审程序(Ex Partes Reexamination,EPR)、双方复审程序(Inter Partes Review,IPR)、授权后复审程序(Post Grant Review,PGR)三种路径。专利无效与司法渠道不得同时进行[18]。专利无效申请人如果提起民事诉讼,则不得再启动授权后复审或双方复审程序。


 

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图2 美国专利无效案件数据分析(2012年9月-2018年12月)



双方复审程序

(Inter Partes Review,IPR)

据既往学者统计,IPR程序在专利无效案件中适用比例高达约90%,[19]已经成为美国专利无效程序的一种主要流程和审理模式。

 

IPR程序主要操作流程如图3所示,大体可分为以下四个阶段:

 

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图3 双方复审程序流程[20]

 

第一,请求阶段。非专利权人可以基于专利或印刷出版物的现有技术,根据美国《专利法》的新颖性和非显而易见性[21]要求,在专利授权的9个月后,提起申请专利无效的请求。[22]申请人需要按规定支付请求费和审查费,权利要求在20项以内的请求费为1.55万美元,此后每项加收300美元;15项以内的审查费为1.5万美元,此后每项加收600美元。当事人还须提交请求文件、利害关系人确认书等,[23]且书面提交的请求书不得超过1.4万字。

 

第二,初步答复阶段。专利权人有权在收到通知起的3个月内,针对专利无效申请人提交的请求书予以初步答复(Preliminary Response)。专利权人可以通过主张现有技术不是公开出版物、申请人说理不充分或证据不足等理由,建议PTAB不启动双方复审。[24]

 

第三,调查启动与审理阶段。专利权人初步答复后,PTAB应当在3个月内决定是否启动专利无效调查或立案决定当事人无权上诉。专利权人在PTAB决定启动调查后的3个月内可以提交证据和答复。请求人应在之后的3个月内对其主张专利无效的立场再次阐述。专利权人在1个月可以二次答辩。从启动调查开始至审理结束为止,时间不超过12个月。从提起请求时起计算,则不超过18个月。

 

第四,和解与救济。申请人和专利权人可以达成和解,并共同请求中止该程序,是否终止审查可以由PTAB审查决定。如果申请人和权利人中的任何一方对审查决定不服,可以向联邦巡回上诉法院提起上诉。[25]